Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Gerecht EU: ‘registratie merk NEYMAR door derde is ongeldig’

Teun Pouw

17 mei 2019 - 3 minuten leestijd

Het Gerecht van de Europese Unie heeft vorige week bevestigd dat de registratie van het woordmerk NEYMAR door een derde partij ongeldig is. In deze zaak had een Portugese zakenman in 2012 een aanvraag gedaan om de naam Neymar te registreren als merk bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO). Neymar Da Silva Santos Júnior, zoals de wereldberoemde voetballer volledig heet, tekende vier jaar later bezwaar aan. Het EUIPO gaf de voetballer gelijk en oordeelde dat de zakenman de naam niet mocht deponeren als merk, waarop deze naar de Europese rechter is gestapt.

Merkdepot te kwader trouw?

Volgens de Europese Uniemerkenverordening[1] dient een depot van een merk nietig te worden verklaard, wanneer de aanvrager van de registratie (in deze zaak de Portugese zakenman) te kwader trouw handelde ten tijde van het deponeren van het merk. De definitie van ‘te kwader trouw’ is niet vastgelegd in bestaande wet- en regelgeving, maar dient aan de hand van jurisprudentie geïnterpreteerd te worden. Het Europese Hof van Justitie biedt in haar arrest van 2009 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli)[2], enige houvast over de manier waarop het begrip moet worden uitgelegd. Om te bepalen of de aanvrager van de registratie te kwader trouw handelde in de zin van eerdergenoemd Verdrag, dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval, met name:

  1. het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat, een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd;
  1. het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en
  1. de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten.

Het EUIPO vs. De Portugese Zakenman

Het Gerecht stelt in de huidige zaak dat het van belang is om vast te stellen dat de vermeende kwade trouw moet hebben bestaan op het tijdstip waarop de aanvraag tot inschrijving van het betwiste merk ‘NEYMAR’ werd ingediend, namelijk op 17 december 2012. Het EUIPO voerde eerder aan dat de Portugese zakenman wist dat Neymar een rijzende ster was in het voetbal, waarvan het talent internationaal erkend was ten tijde van het depot. Tevens zou de zakenman geen ander motief hebben gehad dan misbruik maken van de bekendheid van de voetballer om er profijt van te trekken. De zakenman voert aan dat ten tijde van het depot, voetbal-liefhebbend Europa nog geen kennis had van de kunsten van de Braziliaanse voetballer. Neymar maakte zijn debuut bij FC Barcelona namelijk pas in 2013, ná de datum van indiening van het merk. De zakenman betoogt verder dat hij de naam ‘Neymar’ uitsluitend had gekozen omdat het lekker in de mond zou klinken en heeft daarbij op geen enkel moment aan het imago van de voetballer gedacht.

Uitspraak Gerecht EU

Het Gerecht merkt op dat uit het besluit van het EUIPO blijkt dat Neymar reeds op de depotdatum in Europa bekend was, met name voor zijn prestaties voor het Braziliaanse nationale voetbalteam, en dat hij tussen 2009 en 2012 veel publiciteit had genoten. Neymar werd dus al erkend als een veelbelovende voetballer – nadat hij de aandacht had getrokken van vooraanstaande Europese clubs met het oog op toekomstige aanwervingen – enkele jaren vóór zijn daadwerkelijke transfer naar FC Barcelona. Bovendien kan aangenomen worden dat de zakenman ten tijde van de aanvraag beschikte over genoeg kennis van de voetbalwereld, onder andere vanwege het feit dat hij een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk ‘IKER CASILLAS’ had ingediend op dezelfde dag waarop de aanvraag om inschrijving van het betwiste merk was ingediend.

Het argument van de zakenman ten aanzien van het louter gekozen hebben van de naam ‘NEYMAR’ vanwege de fonetiek van het woord en niet als verwijzing naar de voetballer, veegt het Gerecht van tafel. De bekendheid van de voetballer in de voetbalwereld, ook in Europa, en het feit dat de zakenman over meer dan een beetje kennis van de voetbalwereld beschikte ten tijde van het depot, liggen hieraan ten gronde. Het Gerecht benadrukt dat het merk alleen uit het woordelement ‘NEYMAR’ bestaat, dat identiek is aan de naam waaronder de Braziliaanse voetballer internationale bekendheid verwierf in de voetbalwereld. Het Gerecht concludeert dan ook ten aanzien van het te kwader trouw-handelen van de zakenman:

The Board of Appeal was indeed entitled to deduct, without committing an error, from the particular circumstances of the present case that the real purpose of the commercial logic behind the applicant’s application for registration of an EU trade mark was to ‘free-ride’ on the intervener’s reputation and take advantage of that reputation’.

Wat nu?

Tegen het vonnis van het Gerecht bestaat nog een beroepsmogelijkheid bij het Europese Hof van Justitie. Of deze zaak voldoet aan de hiervoor geldende formele eisen – en of de Portugese Zakenman deze kwestie überhaupt wenst door te zetten, moet nog blijken.

Teun Pouw
Advocaat IE-/IT-recht en BMM-merkengemachtigde

(met dank aan student-stagiaire Ge’ez Engidashet)

[1] Artikel 2.2bis lid 2 Verordening nr. 2017/1001

[2] HvJ Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11 juni 2009, C-529/07, EU:C:2009:361

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?