Onderscheidend vermogen
Op grond van art. 2.1 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) heeft een merk de functie om waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden. Oftewel, bij het zien van een merk moet het direct duidelijk zijn van welke onderneming iets afkomstig is. Dit heeft zich in de rechtspraak ontwikkeld tot het criterium dat een merk onderscheidend vermogen moet bezitten. Dit betekent dat een beschrijvend merk van de waren of diensten waarvoor het wordt gebruikt geen bescherming kan genieten. Een bakker kan immers niet het woordmerk ‘brood’ claimen, ten gevolge waarvan niemand dit meer als merk zou mogen gebruiken.
Heil kan worden gevonden in het beeldmerk. Door een beschrijvend woord op een bepaalde grafische manier weer te geven kan het toch onderscheidend vermogen bezitten. Het European Trade Mark and Design Network (“ETMDN”) heeft een ‘Gemeenschappelijke mededeling over de gemeenschappelijke praktijk van onderscheidend vermogen – beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden’ gepubliceerd[2]. Hierin worden richtlijnen gegeven ter indicatie of een beeldmerk onderscheidend vermogen bezit. De belangrijkste overwegingen worden hieronder uiteengezet.
Positionering van beeldelementen
| De positionering van woordelementen kan onderscheidend vermogen geven aan een merk. Dit kan als de gemiddelde consument zijn aandacht niet onmiddellijk op de beschrijvende boodschap richt, maar op de positionering hiervan. Bijvoorbeeld door creatief gebruik van de ruimte en de letters.
Het ETMDN geeft de voorbeelden zoals hiernaast weergegeven.
|
 |
| In het algemeen volstaat het feit dat woordelementen verticaal, ondersteboven of op een, twee of drie regels zijn gepositioneerd niet om het teken onderscheidend vermogen te verlenen.
Merken die door positionering geen onderscheidend vermogen krijgen zijn hiernaast te zien. |
 |
Beeldelementen
Het toevoegen van een beeldelement kan ook voor onderscheidend vermogen zorgen. Dit is het geval indien een beeldelement, dat op zichzelf onderscheidend vermogen heeft, wordt toegevoegd aan een beschrijvend en/of niet-onderscheidend woordelement en dat beeldelement op grond van zijn grootte en positie een duidelijk zichtbaar onderdeel van het teken vormt. De volgende voorbeelden worden gegeven:
| Niet onderscheidend zijn:
|
  |
|
Wel onderscheidend is: |
 |
Beschrijvende beeldelementen
Een beeldelement kan ook bestaan uit een voorstelling van de waren of diensten die de onderneming gebruikt. Bijvoorbeeld een illustratie van een brood, naast het woord brood. In beginsel wordt dit geacht onderscheidend vermogen te missen wanneer het beeldmerk:
- Een ‘levensechte’ afbeelding van de waren en diensten is;
- Bestaat uit een symbolische/gestileerde afbeelding van de waren en diensten die niet aanzienlijk afwijkt van de gebruikelijke voorstelling van deze waren en diensten.
Het is dus noodzakelijk om een beschrijvend beeldelement op een niet-gebruikelijke manier weer te geven. De volgende voorbeelden worden gegeven:
| Niet onderscheidend zijn:
|
    |
| Wel onderscheidend zijn: |    |
Bovengenoemde voorbeelden geven een indicatie om te beoordelen of een beeldmerk te beschrijvend is. Uiteindelijk is het aan het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (“BBIE”) of het European Union Intellectual Property Office (“EUIPO”), (afhankelijk voor welk geografisch gebied bescherming wordt gezocht) om hier een oordeel over te vellen. Het is wel verstandig om rekening te houden met bovengenoemde voorbeelden bij het ontwerpen van een (beeld)merk. Hiermee wordt de kans verkleind dat een merkinschrijving uitmondt in een ongewenste afwijzing.
[1] HvJ EG 12 februari 2004, zaak C-265/00, Campina Melkunie/BMB; Biomild
[2] https://www.boip.int/wps/wcm/connect/www/10abf97f-dbe8-4090-9dca-714be5a5fb53/CP3+CC+NL.pdf?MOD=AJPERES
Vragen?
Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.