Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Van Haren maakt inbreuk op zoolmerk Louboutin

Richella Soetens

14 februari 2019 - 2 minuten leestijd

De iconische rode zool van Christian Louboutin is bij menig modekenner enorm populair. Enkele jaren geleden besloot Van Haren om eveneens pumps met de kenmerkende rode zool op de markt te brengen. Hiertegen is de Franse designer in protest gegaan. In de al jaren lopende juridische strijd heeft de Rechtbank Den Haag na de beantwoording van prejudiciële vragen door het HvJEU nu (eind)vonnis gewezen (ECLI:NL:RBDHA:2019:930). De rechtbank oordeelt dat het rode zool merk van Louboutin geldig is en Van Haren hier met de verkoop van haar pumps inbreuk op maakt.

Is Louboutin’s rode zool een geldig merk?

Sinds 2010 is het rode zool merk van Louboutin geregistreerd als Benelux merk. Sinds het eerdere vonnis van de rechtbank uit 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:3731) staat al vast dat het merk is ingeburgerd en Van Haren inbreuk maakt als haar rode zool merk geldig wordt bevonden. Volgens Van Haren is het merk echter niet geldig omdat het uitsluitend zou bestaan uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Belangrijk is dat het merk slechts bestaat uit een op de zool aangebrachte kleur en niet op een driedimensionale eigenschap van de waar. Het was voor de rechtbank niet duidelijk of dit ook valt onder het begrip ‘vorm’ in de uitsluitingsgronden van art. 2.1. lid 2 BVIE en art. 3 lid 1 e onder iii van de Merkenrichtlijn 2008.

De rechtbank stelde daarom aan het Europese Hof van Justitie (HvJEU) de vraag of het begrip vorm is beperkt tot 3D eigenschappen van een waar. Het HvJEU antwoordde daarop dat het merk van Louboutin voornamelijk bestaat uit een kleur en de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk en dat het merk daarom niet uitsluitend bestaat uit de ‘vorm’ in de zin van de bepaling uit de Merkenrichtlijn. De rechtbank volgt dit oordeel van het HvJEU en heeft nu bevestigd dat het rode zool merk een geldig merk is.

Merkenrichtlijn 2015

Van Haren wierp verder nog de vraag op of de beoordeling anders zou zijn geweest als de Merkenrichtlijn 2015 zou worden toegepast. Deze nieuwe richtlijn sluit namelijk ook tekens uit die bestaan uit een vorm of een ander kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Hoewel de Merkenrichtlijn 2015 tot op heden niet is geïmplementeerd in Nederland, is de implementatietermijn wel verstreken. De rechtbank is dan ook verplicht om het BVIE zoveel mogelijk richtlijn conform uit te leggen.

De Merkenrichtlijn 2015 werpt volgens de rechtbank echter geen ander licht op de geldigheid van het rode zool merk. Als het begrip ‘vorm’ nu ook een ander kenmerk dan een vorm zou omvatten, zou dit een contra legem uitleg van art. 2.1. lid 2 BVIE zijn. Bovendien zou het indruisen tegen de rechtszekerheid en het verbod van terugwerkende kracht als een merk dat voor de implementatiedatum (van 15 januari 2019) nog geldig was, per die datum opeens nietig zou zijn. Ook is van belang dat dit een zaak betreft tussen particuliere partijen, omdat de Merkenrichtlijn 2015 niet tegen particulieren kan worden ingeroepen, maar enkel verplichtingen oplegt aan lidstaten.

Pas als de Merkenrichtlijn 2015 in het BVIE is geïmplementeerd, zal de vraag aan de orde zijn welke gevolgen de richtlijn heeft voor merken zoals het rode zool merk. Dus voor nu geen rode zolen in de schappen van Van Haren.

Richella Soetens & May Akdag

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?