TIJGERNOOTJES in de aanval op GIRAFNOOTJES

Onder andere deze vragen lagen voor bij de rechtbank Gelderland in een merkenrechtelijk geschil over borrelnootjes. [1]

Frito-Lay verhandelt borrelnootjes onder de naam Tijgernootjes. Zij beschikt in dit verband over  het woordmerk TIJGERNOOTJES[2]. Tevens beschikt zij over enkele vormmerken[3]:

Bron: https://www.boip.int/nl/merkenregister , registratienummer: 0733872

Bron: https://www.boip.int/nl/merkenregister , registratienummer: 0733871

De beschrijving bij deze vormmerken luidt:

“Onderscheidend is het karakteristieke geschakeerde kleurpatroon, zoals aangebracht op de waren, met gebruikmaking van de kleuren oranje/bruin en geel.”

Hiermee poogt Frito-Lay niet zozeer de vorm van de nootjes te beschermen als wel het geschakeerde kleurpatroon in de kleuren oranje, bruin en geel.

Frito-Lay bezat ook een octrooi op de wijze van vervaardigen van de nootjes, maar deze is inmiddels verlopen.[4]

Intersnack verhandelt nootjes met de naam “Girafnootjes”, welke enkel worden verkocht bij de Aldi. Frito-Lay is van mening dat Intersnack inbreuk maakt op haar merkrechten en vordert daarom een verbod op de verhandeling van de Girafnootjes. Zij doet hierbij zowel een beroep op haar woordmerk als op haar vormmerken.

De naam: geen inbreuk

Over het verwarringsgevaar met betrekking tot het woordmerk ‘TIJGERNOOTJES’ is de rechtbank kort. Volgens haar bestaat er onvoldoende overeenstemming tussen het merk TIJGERNOOTJES en de naam GIRAFNOOTJES. Frito-Lay had aangevoerd dat er een hoge mate van begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het bestanddeel “TIJGER” en het bestanddeel “GIRAF”, omdat het beiden “exotische wilde dieren met geelbruine huid met camouflagepatroon” betreft. De rechtbank acht de begripsmatige overeenstemming echter zeer gering en hecht meer waarde aan de auditieve en visuele verschillen tussen beide merken. Zij gaat niet mee met de stelling van Frito-Lay en acht geen gevaar voor verwarring aanwezig: geen inbreuk op de merknaam dus.

De vormmerken: wel inbreuk

Intersnack stelt onder andere dat geen nootje identiek is als gevolg van de bereidingsmethode en dat de vorm/kleur daarom niet beschermd kan worden. Bovendien stelt zij dat de vormmerken – zoals gedeponeerd in het merkenregister (zie hierboven) – niet voldoende duidelijkheid bieden ten aanzien van de vraag waarop de merkenrechtelijke bescherming eigenlijk ziet. Hier gaat de rechtbank niet in mee.

Ten aanzien van het eerste argument oordeelt de rechtbank dat het betreffende patroon weliswaar onregelmatig is, maar voldoende karakteristieke, terugkerende elementen bevat om herkenbaar te zijn voor het in aanmerking komende publiek. Het wisselende uiterlijk vormt dus geen beletsel om een merk te kunnen zijn. Ten aanzien van het tweede argument wijst de rechtbank erop dat de grafische voorstelling in het merkenregister “als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, ondubbelzinnig, nauwkeurig, alsmede objectief en begrijpelijk [moet] zijn” (HvJ EG 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748, Sieckmann). Hier wordt volgens de rechtbank aan voldaan.

De rechtbank oordeelt aldus dat er geen sprake is van merkinbreuk ten aanzien van de merknaam TIJGERNOOTJES, maar wel ten aanzien van het uiterlijk van de nootjes. De rechtbank wijst zelfs de gevorderde vernietiging van de nootjes toe, al geeft zij partijen nog een periode van drie maanden de gelegenheid om een andere oplossing te vinden voor de (bestemming van de) nootjes.

Interessant aan deze uitspraak is onder andere dat de rechtbank de vordering heeft afgewezen, mede omdat zij slechts “een zeer beperkte mate van begripsmatige overeenstemming” aanwezig achtte tussen de beide namen. De vraag rijst dan ook of dit oordeel anders was geweest in het geval van “PANTERNOOTJES” of een ander roofdier die behoort tot de familie van grote katachtigen (net als de tijger: de Panthera Tigris). Waar ligt de grens? Tevens komt de rechtbank op basis van dezelfde bevinding (“een zeer beperkte mate van begripsmatige overeenstemming”) tot het oordeel dat er geen ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken aan (of afbreuk wordt gedaan aan) het onderscheidend vermogen van het merk TIJGERNOOTJES (in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE). Dit lijkt de veronderstelling in zich te herbergen dat de naam GIRAFNOOTJES is bedacht helemaal los van de bekendheid met de naam TIJGERNOOTJES. Wat denkt u?

Ook ten aanzien van het wel beschermde uiterlijk van de nootjes valt het nodige op te merken. Het zou me dan ook niet verbazen als deze uitspraak een vervolg krijgt in hoger beroep. In dat geval houd ik u uiteraard op de hoogte.

[1] Rechtbank Gelderland, 27 maart 2019, Zaaknummer: NL18.8989

[2] Bron: https://www.boip.int/nl/merkenregister , registratienummer: 0523249

[3] Bron: https://www.boip.int/nl/merkenregister , registratienummer: 0733872; 0733871; 0524591; 06984448; 929554

[4] NL9300160 en EP0608950

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.