Vergelijking van merken

Een rechter dient bij overeenstemmende merken te beoordelen of er sprake is van “gevaar voor verwarring” en daarmee merkinbreuk. De rechter zal beide merken vergelijken en hierbij zijn drie aspecten voor de rechter van groot belang, namelijk de mate waarin er sprake is van “auditieve, visuele, en/of begripsmatige overeenstemming”. Aan elk van deze punten wordt getoetst als het gaat om de vraag of er sprake is van een merkinbreuk.  In de zaak tussen SH’BAM en SH’BENG oordeelde de rechtbank dat “de klank en het woordbeeld van teken en merk (mede door de apostrof) nagenoeg identiek zijn”.

Vergelijking van waren en diensten

Overeenstemming tussen beide merken is echter nog niet voldoende om te spreken van een merkinbreuk. Om te kunnen spreken van een merkinbreuk is ook vereist dat er een mate van overeenstemming bestaat tussen de waren of diensten, waarvoor beide merken worden gebruikt. Zo kan het merk AJAX bijvoorbeeld naast elkaar bestaan voor een voetbalclub, een schoonmaakmiddel en brandblussers. In de zaak tussen SH’BAM en SH’BENG ging het om een merk en een teken die beiden ingeschreven waren voor diensten op het gebied van fitness. Volgens de rechtbank was er dus voldoende overeenstemming tussen de soortgelijkheid van de diensten waarvoor het merk en teken ingeschreven stonden.

Communicerende vaten

Pas als er voldoende overeenstemming bestaat tussen beide merken én de soortgelijkheid van de waren of diensten waarvoor de merken ingeschreven staan, dan kan eventueel worden gesproken van een merkinbreuk. De mate van overeenstemming tussen beide merken en de mate van overeenstemming van de waren en diensten zijn daarbij zogenaamde “communicerende vaten”. Een grote mate van overeenstemming tussen het teken en merk kan een mindere mate van overeenstemming van de waren en diensten compenseren.

De rechtbank beslist

Volgens de rechtbank vormde SH’BENG merkinbreuk op het merk SH’BAM. Het teken en het merk waren volgens de rechtbank nagenoeg identiek evenals de soortgelijkheid van de diensten waarvoor zij ingeschreven stonden. De rechtbank heeft dan ook bevolen gebruik van het teken SH’BENG te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 500,- per dag tot een maximum van € 10.000,-.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.