Vergeet bij overname van een bedrijf geen afspraken te maken over de overdracht van een handelsnaam

Partijen hadden geen specifieke afspraken gemaakt over overname van de handelsnaam en toen de verkopende partij een nieuwe kapperszaak onder de naam ‘Kapsalon Promise 1’ begon, leidde dat tot deze rechtszaak. Welke afspraken moeten worden gemaakt over de overdracht van handelsnaamrechten, merkenrechten en domeinnaamrechten? Dat leest u in deze blog.

Een handelsnaamrecht wordt verkregen door het feitelijk gebruik van de naam als handelsnaam in Nederland. Het recht behoort toe aan degene die de handelsnaam als eerste gebruikt. Het is hiertoe niet nodig om de handelsnaam in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, of om officieel gevestigd te zijn in Nederland. De houder van het handelsnaamrecht kan nieuwe gebruikers van dezelfde handelsnaam of handelsnamen die verwarring veroorzaken, hierop aanspreken. In de reeds aangehaalde zaak, oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat sprake was van verwarringsgevaar en dat de verkoper de naam ‘Kapperzaak Promise 1’ voor diens nieuwe zaak niet mocht voeren. Immers hadden partijen niet afgesproken dat de koper de kapperszaak zonder handelsnaam zou overnemen, en was de nieuwe kapperszaak opgericht nadat de oude kapperszaak al was overgenomen en dezelfde naam bleef voeren.

Een merkenrecht wordt verkregen door inschrijving van een woord- of beeldmerk in een merkenregister (let op: dus niet door het enkele gebruik ervan). Dat kan het Europese merkenregister, Benelux merkenregister of bijvoorbeeld een nationaal merkenregister zijn (zoals voor het Verenigd Koninkrijk). Op het moment dat een merk voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, geen (geslaagde) oppositie is ingediend en het merk dus is ingeschreven, is het merk beschermd voor de duur van de inschrijving (veelal 10 jaar). Bij overname van een bedrijf moet dus altijd worden gecontroleerd of merken van het te overdragen bedrijf zijn geregistreerd. Zo ja, dan dienen er afspraken te worden gemaakt over de overdracht hiervan. Gebeurt dat niet, dan bestaat het risico dat de merkhouder naderhand nog aanspraak kan maken op de inbreuk op zijn merkrecht door gebruik van het merk door de koper.

Bijna ieder bedrijf is tegenwoordig ook op internet vertegenwoordigd. De domeinnaamhouder is degene op wiens naam de domeinnaam is geregistreerd bij de uitgever voor domeinnamen (voor Nederland: Stichting Internet Domeinnaam-registratie Nederland). Er is maar één registratie per extensie (zoals ‘.nl’) mogelijk. Het domeinnaamrecht geeft op zichzelf geen specifieke rechtsbescherming. Daarentegen kunnen merkrechthouders of handelsnaamhouders wel op basis van hun intellectuele eigendomsrecht overdracht van de domeinnaam vorderen, wanneer de domeinnaam een inbreuk op hun merk of handelsnaam veroorzaakt. Belangrijk dus, om bij overname van een bedrijf concreet af te spreken welke domeinnamen worden overgedragen en tevens te controleren of vergelijkbare handelsnamen worden gebruikt en/of merkenrechten zijn gedeponeerd om discussie in de toekomst te voorkomen.

Wilt u meer weten over de overdracht van intellectuele eigendomsrechten bij een overname? Neem dan gerust contact op.

Michelle Wijnant, Legal Counsel IT, Privacy & Cybersecurity