Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Merkenrecht: Adidas staat met succes op haar strepen

Teun Pouw

5 maart 2018 - 3 minuten leestijd

Adidas heeft na een jarenlange strijd thans gelijk gekregen in de lang lopende zaak tegen Shoe Branding Europe. Deze partij verkocht schoenen met twee parallelle strepen op de zijkant. Het gebruik van deze twee strepen door Shoe Branding Europe kan thans als onrechtmatig worden bestempeld door een arrest van het Gerecht EU.

Wat er aan voorafging:

Op 1 juli 2009 heeft Shoe Branding Europe bij het EUIPO (“European Union Intellectual Property Office”) een aanvraag ingediend voor een Uniemerk (een merk voor alle 28 EU-landen). Het betreft een zogenaamd “positiemerk”. Door middel van een positiemerk kan een bepaald kenmerk worden gedeponeerd (in dit geval de twee strepen op de zijkant van de schoen) waarbij de rest van het product (in dit geval de schoen) slechts ter ondersteuning word meegedeponeerd om goed te kunnen aangeven waarvoor bescherming wordt gevraagd. In de onderhavige kwestie ziet het positiemerk er als volgt uit:

 

Op 13 september 2010 heeft Adidas oppositie aangetekend tegen dit merk. Zij heeft zich hierbij onder andere beroepen op het volgende (positie)merk:

 

Het EUIPO heeft de oppositie van Adidas in eerste instantie afgewezen. De tweede kamer van beroep van het EUIPO heeft vervolgens het beroep van Adidas ook afgewezen (bij beslissing d.d. 28 november 2013). Zij oordeelde hierbij onder meer dat de conflicterende merken in hun geheel van elkaar verschilden en dat deze omstandigheid volstond om elk verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten (in de zin van artikel 8, lid 1, onder b van verordening nr. 207/2009). Zij achtte het ook onwaarschijnlijk dat het publiek een verband zou leggen tussen de conflicterende merken.

Hierop heeft Adidas het beroep aangevochten bij het Gerecht EU. Bij arrest van 21 mei 2015 heeft het Gerecht EU de beslissing van 28 november 2013 vernietigd op grond van het feit dat de tweede kamer van beroep ten onrechte had geoordeeld dat geen sprake was van enige overeenstemming van de conflicterende merken en dat hierdoor ook het bestaan van verwarringsgevaar onjuist is beoordeeld. Hiertegen heeft Shoe Branding Europe op haar beurt beroep aangetekend, welk beroep bij beschikking d.d. 17 februari 2016 is afgewezen.

Het eindoordeel

De tweede kamer van beroep van het EUIPO (naar welke instantie werd terug verwezen) heeft vervolgens de gevolgen getrokken uit voornoemd arrest en heeft het beroep van Adidas opnieuw beoordeeld. Bij beslissing van 8 juni 2016 heeft de tweede kamer van beroep de oppositie van Adidas alsnog toegewezen (op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009). Zij was in het bijzonder van oordeel dat: “gelet op het feit dat de conflicterende merken in zekere mate overeenstemden, de door deze merken aangeduide waren dezelfde waren en het oudere merk grote bekendheid genoot, het gevaar bestond dat het relevante publiek een verband legt tussen de conflicterende merken en dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het oudere merk, zonder dat daartoe in casu een geldige reden bestaat.”

Het Gerecht van het Hof van Justitie EU heeft nu bij arrest d.d. 1 maart 2018 dit oordeel in stand gelaten, waardoor (bijna) negen jaar na het depot van Shoe Branding Europe duidelijkheid bestaat: Adidas staat met recht op haar strepen!

Teun PouwAdvocaat IE-recht en (Erkend) BMM Merkengemachtigde

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?