Merk up to date? Regel het vóór Brexit!

Als er op 1 januari 2021 geen akkoord ligt tussen de Britten en de EU, volgt een “harde Brexit”. Eerder blogde ik al over de gevolgen van Brexit voor uw EU-merk. Ongeacht of het een “harde” Brexit wordt, lijken de afspraken voor EU-merken ongewijzigd te blijven. Voor bestaande EU-merken zijn de gevolgen – op basis van de huidige plannen – te overzien: zij zullen automatisch een gelijkwaardig nationaal merk verkrijgen voor het Verenigd Koninkrijk met behoud van de oudere beschermingsdatum. Voor EU-merken die zich nog in de aanvraagprocedure bevinden, kan via een omweg hetzelfde resultaat worden bereikt. Er dient dan wel een aparte vergoeding te worden betaald aan het Britse IPO (“Intellectual Property Office”) om het merk ook in het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen.

Vanaf 1 januari dient ook een extra vergoeding te worden betaald voor het doorgeven van wijzigingen met betrekking tot uw huidige EU-merken. Er dient dan immers aan twee instanties te worden betaald voor wijzigingsverzoeken (het Europese EUIPO en het Britse IPO). Gedacht kan worden aan het inschrijven van licenties, het wijzigen (inperken) van de classificatie of het doorgeven van een naamswijziging van de merkhouder. Met name dit laatste kan in veel gevallen nodig blijken. Een merkinschrijving is immers steeds voor perioden van tien jaar beschermd. In een dergelijke periode kan veel gebeuren. Zo kan simpelweg een naamswijziging zijn doorgevoerd bij de merkhouder of kan de naamswijziging het gevolg zijn van een fusie of een overname. Het doorvoeren van de wijziging in het merkenregister wordt vaak – al dan niet bewust – achterwege gelaten. Het achterwege laten van een dergelijke naamswijziging raakt de geldigheid van een merkinschrijving op zich niet, maar indien op enig moment actie moet worden ondernomen (bijvoorbeeld een procedure moet worden gestart) is natuurlijk wel van belang dat een en ander “op orde” is. Vanaf 1 januari a.s. leidt het doorgeven van dergelijke wijzigingen dus bovendien tot extra kosten. Daarom: dient u nog wijzigingen door te geven met betrekking tot uw EU-merken, doe dit dan zo spoedig mogelijk, zodat deze nog voor 31 december a.s. zijn afgewikkeld. De afhandeling van een dergelijk verzoek door EUIPO kan binnen enkele dagen plaatsvinden, maar kan ook enkele weken in beslag nemen. Wacht dus niet langer.

Teun Pouw

Advocaat IE-/IT-recht en BMM-merkengemachtigde