Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

McDonald’s verliest strijd om ‘BIG MAC’

Teun Pouw

18 januari 2019 - 3 minuten leestijd

Wanneer je de naam ‘BIG MAC’ hoort dan is de link al snel gelegd met McDonald’s. De iconische hamburger staat al sinds 1996 geregistreerd in het merkenregister van de EU met McDonald’s als eigenaar. Aan deze alleenheerschappij is nu een eind gemaakt. Vorige week oordeelde het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) dat McDonald’s niet langer het alleenrecht heeft op het merk ‘BIG MAC’. De aanval op McDonald’s komt van de veel kleinere Ierse concurrent Supermac’s.

Supermac’s

Supermac’s is een Ierse familie restaurantketen, die tot op heden alleen is gevestigd in Ierland. De naam Supermac’s is ontstaan uit een oude bijnaam van de eigenaar Pat McDonagh. De Ieren zijn van plan om hun restaurantketen uit te breiden op de Europese markt. McDonald’s ziet dit plan echter niet zitten. De naam ‘Supermac’s’ komt volgens de Amerikanen te veel overeen met het woordmerk ‘BIG MAC’ en kan daardoor voor verwarring zorgen bij de consument.

McDonald’s werkt op deze manier de uitbreiding van de Ierse restaurantketen tegen. De Ieren zijn niet van plan om zich zomaar over te geven aan de fastfoodgigant. Zij eisen dat het woordmerk ‘BIG MAC’ wordt ingetrokken. Als onderbouwing voeren zij aan dat McDonald’s gedurende een periode van vijf jaar (2012-2017) niet daadwerkelijk gebruik heeft gemaakt van het merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. Op grond van het EU recht kunnen zij op deze grond de intrekking van het woordmerk ‘BIG MAC’ eisen.

Verweer McDonald’s

Tegen dit beroep verweerde McDonald’s zich met een aantal bewijsstukken die moesten aantonen dat gedurende die vijf jaar wel degelijk gebruik is gemaakt van het merk. Als bewijs levert zij onder meer bewijs aan waaruit volgt dat het woord ‘BIG MAC’ terugkomt in veel reclames, evenals de verpakking van de burger, webpagina’s, reclame folders en brochures. Daarnaast stelt zij dat het algemeen bekend is dat miljoenen producten onder de naam zijn verkocht in meerdere lidstaten van de EU. Hiertegen verweert Supermac’s zich door te stellen dat het bewijs niet relevant genoeg is om het daadwerkelijke gebruik van het merk aan te tonen in de relevante tijdsperiode.

Beoordeling EUIPO

In de afweging door de EUIPO over het daadwerkelijke gebruik van een merk moeten alle relevante feiten en omstandigheden worden behandeld. De bewijslast ligt hiervoor bij McDonald’s. De EUIPO geeft aan dat de methoden en middelen voor het verstrekken van relevante bewijsstukken onbeperkt zijn.

Ten aanzien van het bewijs stelt de EUIPO dat, hoewel sommige bewijsstukken refereren naar de relevante tijdsperiode, de omvang en mate van gebruik niet kunnen worden vastgesteld. Zo stelt de EUIPO dat het refereren naar de naam ‘BIG MAC’ op de website niet voldoende is om het daadwerkelijke gebruik aan te tonen. Hiervoor zijn meer gegevens nodig zoals een verwijzing naar de plek, tijd en mate van gebruik. Hoe die gegevens worden verstrekt is aan de partij zelf. Daarnaast stelt de EUIPO dat McDonald’s heeft nagelaten om informatie te verschaffen waaruit het aantal bezoekers van de website kan worden bepaald, evenals het aantal bestellingen dat is gemaakt.

Met betrekking tot de brochures en folders stelt de EUIPO dat niet kan worden vastgelegd op welke wijze de brochures zijn uitgedeeld, aan wie en of het heeft geleid tot een potentiële aankoop.

De EUIPO concludeert op grond van de bovengenoemde redenen dat het beroep op intrekking van het woordmerk ‘BIG MAC’ succesvol is. Het bewijs dat door McDonalds is aangeleverd is onvoldoende toereikend om het daadwerkelijke gebruik van het merk in de relevante tijdsperiode te kunnen aantonen. De Amerikanen zijn tekortgeschoten in het bieden van relevante en harde bewijsstukken.

Hoger beroep

Op grond van de uitspraak van de EUIPO mogen voortaan ook andere bedrijven het woord ‘BIG MAC’ gebruiken. Dankzij deze overwinning kan Supermac’s eindelijk overgaan tot uitbreiding van haar restaurantketen op de Europese markt. McDonald’s is echter vastberaden en gaat in hoger beroep. Het laatste woord over deze strijd is nog niet gezegd.

Teun Pouw (Advocaat IE-/IT-recht en BMM-merkengemachtigde) & May Akdag

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?