Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

BEEZTEES/BEASTY – Geen merkinbreuk wegens beschrijvend karakter

IT, IE & Privacy

Teun Pouw

20 maart 2017 - 3 minuten leestijd

Volgens Pet Supplies maakt  Mascot met het merk BEASTY een inbreuk op haar merk BEEZTEES. Beide merken worden gebruikt voor dierenproducten (voor huisdieren). In een kort geding heeft Pet Supplies een verbod gevorderd voor Mascot om nog langer gebruik te maken van de naam “BEASTY” wegens merkinbreuk. Pet Supplies voert hiervoor onder andere aan dat er sprake zou zijn van een verwarringsgevaar (art. 2.20 lid 1 sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”)). Het gaat namelijk om soortgelijke waren en de merken BEASTY en BEEZTEES hebben volgens haar grote auditieve, visuele en conceptuele overeenstemming.

Wat vond de rechtbank?

De rechtbank oordeelde echter dat er sprake is van een beperking van het exclusieve merkrecht van Pet Supplies op grond van art. 2.23 BVIE lid 1 sub b. Uit dit artikel volgt dat het gebruik van beschrijvende aanduidingen niet door een merkenrecht kunnen worden tegengehouden, zolang er maar sprake is van ‘eerlijk gebruik’ van de beschrijvende aanduiding. Volgens de rechtbank is het teken BEASTY als een dergelijke beschrijvende aanduiding aan te merken.

Dat BEASTY beschrijvend is, volgt volgens de rechtbank uit de verwijzing van de term BEASTY naar de bestemming van het product, namelijk huisdieren:

“BEASTY is immers afgeleid van ‘beast’, dat de betekenis ‘dier’ of ‘beest’ heeft. (…) De toevoeging van ‘y’ aan ‘beast’ doet aan voormeld beschrijvend karakter niet af, aangezien BEASTY begrepen kan worden als een verkleinwoord van ‘beast’ of anders als een bijvoeglijk naamwoord verwant aan beastly (beestachtig) of als alternatief voor ‘beastie’, dat in het Engelse (meer informele) taalgebruik equivalent is aan ‘beast’. Relevant is ook de kennelijk literaire betekenis van ‘beastie’, namelijk ‘small animal, especially one towards affection is felt’. Juist die betekenis zal bij uitstek op een huisdier van toepassing zijn.”

De gemiddelde en oplettende consument in de Benelux heeft volgens de rechter ook voldoende kennis van de Engelse taal om dit te kunnen begrijpen.

Bij het beoordelen of BEASTY wel op een eerlijke wijze gebruikt wordt, valt de rechtbank terug op het Gilette/LA-laboratories-arrest van het Europese Hof van Justitie. Het Hof oordeelt dat er bij de vraag of er sprake is van eerlijk gebruik van het merk in feite wordt getoetst of er wordt voldaan aan “een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder.” Hiervan is volgens het Hof in ieder geval geen sprake indien:

  • er door het gebruik van het merk “de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;”
  • het gebruik van het merk de waarde ervan aantast doordat “ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;”
  • door het gebruik van het merk “de goede naam van dit merk wordt geschaad” of er “kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan;”
  • “de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.”

Gelet op deze criteria komt de rechtbank tot de conclusie dat er geen sprake is van ‘deloyaal merkgebruik’ (zoals de rechtbank misbruik van een van de uitzonderingsgronden van artikel 2.23 lid 1 BVIE noemt): er is niet gebleken dan wel aannemelijk gemaakt dat er door het gebruik van BEASTY sprake is van een van deze criteria. Hieraan voegt de rechter nog toe dat “ook het feit dat partijen eerder over samenwerking hebben gesproken en dat Mascot derhalve goed bekend was met het merk van Pet Supplies niet zonder meer tot de conclusie [leidt] dat sprake is van deloyaal merkgebruik.” Dat Mascot gelet op haar bekendheid met BEEZTEES ook “voor een teken dat verder verwijderd is van BEEZTEES” had kunnen kiezen, doet er niet toe omdat zij hier niet toe gehouden was.

Conclusie

Kortom: geen merkinbreuk wegens het beschrijvende karakter van de term ‘BEASTY’. Deze term moet vrij kunnen worden gebruikt door Mascot volgens de rechter.

Op zich baart deze uitspraak geen opzien. Wat mij betreft is wel discutabel of de term ‘BEASTY’ inderdaad dusdanig beschrijvend is voor de onderhavige producten dat deze term door een ieder vrij moet kunnen worden gebruikt. Mascot zal het ongetwijfeld ook niet prettig vinden als een andere partij deze term (of een vrijwel identieke term) óók gaat gebruiken. Met deze uitspraak zal zij dit mogelijk toch moeten laten welgevallen. Wat mij betreft had de rechter ook kunnen oordelen dat het merk “BEEZTEES” (gelet op het beschrijvende karakter) een gering onderscheidend vermogen toekomt en dat gelet op de verschillen tussen beide merken om déze reden geen sprake is van inbreuk. Dit leidt echter tot dezelfde uitkomst en verandert de zaak voor Pet Supplies dus niet.

Teun Pouw, Advocaat IT, IE & Privacy

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?