Het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJ EU”) heeft recent antwoord op deze vraag gegeven.
In 2008 en 2009 heeft meneer Kenzo Tsujimoto verschillende verzoeken ingediend bij het EUIPO om zijn woordmerk KENZO ESTATE als merk in te schrijven. Tegen deze inschrijving heeft kledingmerk Kenzo, houder van het woordmerk KENZO, oppositie ingesteld. Uiteindelijk is deze zaak op het bord van het HvJ EU gekomen. Het Hof heeft geoordeeld dat de houder van het merk KENZO het gebruik van het merk KENZO ESTATE niet hoeft te tolereren. Beide merken kunnen derhalve niet naast elkaar bestaan[1].
Inhoud
Het HvJ EU sluit in haar arrest aan bij de conclusie van de Advocaat Generaal [2] die al eerder zijn visie op de zaak heeft gegeven. In deze conclusie stelt de AG dat het feit dat de classificaties van beide inschrijvingen niet overeenstemmen niet van belang is nu het om een bekend merk gaat. Ook heeft KENZO voldoende aangetoond dat er sprake is van schade aan haar oudere merk nu KENZO ESTATE mee zou gaan liften op het succes van haar bekende merk.
De bal lag nu bij Kenzo Tsujimoto. Hij diende te bewijzen dat hij niettemin een geldige reden heeft om KENZO ESTATE te laten inschrijven. Wanneer een dergelijke geldige reden is bewezen, wordt de houder van het bekende merk, in dit geval KENZO, verplicht het gebruik van het daarmee overeenstemmende merk te dulden. Kenzo Tsjujimoto voert als geldige reden aan dat “Kenzo” zijn voornaam is en dat hij dus gerechtigd is deze als merk in te schrijven.
Het Hof verwerpt dit argument en volgt de conclusie van de A-G. Het aangevraagde merk zal hoogst waarschijnlijk voordeel trekken uit het oudere merk. Het gebruik van enkel de voornaam van Kenzo binnen het merk KENZO ESTATE volstaat niet als gebruik met geldige reden. Immers, zo redeneert de A-G: “een dergelijk gebruik automatisch kenschetsen als een gebruik met geldige reden, zou betekenen dat ieder ouder merk dat een naam omvat zijn wezenlijke functie zou verliezen”.
Tot slot past het Hof een belangenweging toe die uitvalt in het voordeel van het eerdere en bekende merk KENZO.
Ten slotte
Net als voor meneer Tsujimoto zal het ook voor de fictieve personages in de openingszinnen hierboven lastig worden om hun merk geregistreerd te krijgen. Immers zullen ook zij zich niet met succes kunnen beroepen op het feit dat hun naam zorgt voor een “geldige reden”. Bij het kiezen van een merknaam doet u er verstandig aan goed te laten onderzoeken of een dergelijke naam niet al door een andere partij in gebruik is. Wij kunnen u hierbij helpen.
Vragen?
Heeft u vragen over dit artikel, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.