Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
Overzicht Delen
FranchiserechtOndernemingsrecht

Handelsnaam franchiseformule te weinig onderscheidend voor IE-rechtelijke bescherming!

Jan-Willem Kolenbrander

12 mei 2021 - 2 minuten leestijd

Een franchisegever zal vaak belang hebben om op te treden tegen een concurrent die gebruik maakt van een handelsnaam die gelijk of gelijksoortig is aan de handelsnaam die de franchisegever gebruikt bij de exploitatie van diens franchiseformule. Soms blijkt echter dat de handelsnaam van een franchiseformule net te weinig onderscheidend vermogen heeft om voor IE-rechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Zoals al in een eerder artikel van ondergetekende en Teun Pouw voor het vakblad Franchise+ is opgemerkt, zijn franchising en intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede IE-rechtelijke bescherming van de formule is dan ook van wezenlijk belang voor zowel de franchisegever als de franchisenemers (klik hier voor het gehele artikel). In het boek ‘Franchise: een korte introductie’ wordt hier nog dieper op ingegaan (klik hier).

Vaak zullen de acties van de franchisegever zich richten op concurrenten die ten onrechte gebruik maken van één of meer IE-rechten van de franchisegever. In dat kader kan verwezen worden naar een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2021:2051 – klik hier voor het volledige vonnis) waarin een franchisegever gerechtelijke maatregelen nam tegen een concurrent die gebruik maakte van een gelijk(soortige) handelsnaam. Deze franchisegever exploiteerde sinds 2017 de formule ‘VR Arcade’ door heel Nederland en had ook een beeldmerk (met woordelementen) geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau. Een andere partij begon medio 2020 in Rotterdam activiteiten waarbij de handelsnaam ‘VR Arcade Rotterdam’ werd gebruikt. De franchisegever meende dat dit een inbreuk was op (onder meer) haar IE-recht. Toen deze andere partij het gebruik van deze handelsnaam niet vrijwillig wilde staken, startte de franchisegever een gerechtelijke procedure bij de kortgedingrechter van de rechtbank Rotterdam.

De rechtbank beoordeelt in deze zaak in hoeverre deze franchisegever aanspraak kan maken op de IE-rechtelijke bescherming vanuit de Handelsnaamwet. In deze wet is bepaald dat het – kort samengevat – verboden is om een handelsnaam te voeren die gelijk is aan (of enkel in geringe mate afwijkt van) een al bestaande handelsnaam waardoor verwarring bij het publiek wordt veroorzaakt. Daarvoor dient een handelsnaam wel voldoende onderscheidend vermogen te hebben en mag het niet alleen beschrijvend zijn van de activiteiten, zoals ‘bakker’ of ‘fietsenmaker’.

Naar voorlopig oordeel van de rechtbank is het woord ‘VR Arcade’ een puur beschrijvende naam. De term ‘VR’ is volgens de rechtbank een afkorting van de term ‘virtual reality’. De term ‘Arcade’ duidt op een ‘arcadehal’ wat in het woordenboek Van Dale wordt omschreven als ‘een speelhal met flipperkasten, fruitmachines, videokasten, computergames e.d.’. Volgens de rechtbank omschrijft de term ‘VR Arcade’ dus de bedrijfsactiviteiten van de franchisegever. Dat heeft tot gevolg dat de franchisegever geen (of slechts beperkt) IE-rechtelijke bescherming kan ontlenen aan de Handelsnaamwet. Dat zou volgens de rechtbank anders kunnen zijn als het publiek de term ‘VR Arcade’ door inburgering zou gaan associëren met deze franchisegever, maar daarvan is niet gebleken in de procedure.

Een franchisegever heeft dus groot belang bij een deugdelijke bescherming van haar IE-rechten. Zo ook de bescherming van haar handelsnaam. In situaties waarbij de handelsnaam echter niet voldoende onderscheidend vermogen heeft, kan de franchisegever minder effectief optreden tegen inbreuken dan als de handelsnaam wel voldoende onderscheidend vermogen heeft. Een goede afweging door de franchisegever bij de aanvang van de uitrol van de franchiseformule ten aanzien van de (handels)naam van de formule is dus belangrijk! 

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht en Teun Pouw, advocaat IE-recht

Ook interessant?