Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Gerecht EU zet streep door Uniemerk Adidas

Teun Pouw

24 juni 2019 - 4 minuten leestijd

Adidas heeft afgelopen woensdag de rechtszaak over merkbescherming van de bekende drie strepen verloren bij het Gerecht van de Europese Unie. De rechters bevestigen daarmee het oordeel van het Bureau voor intellectuele eigendom van de EU (EUIPO). In 2013 had Adidas namelijk merkbescherming aangevraagd voor plaatsing van de drie strepen in alle richtingen op kleding, schoenen of petten. Het bedrijf Shoe Branding (dat gebruikmaakt van twee strepen) tekende bezwaar aan en kreeg drie jaar geleden gelijk van het EUIPO. Adidas had het merk niet mogen inschrijven. De sportkledinggigant stapte vervolgens naar het Gerecht van de Europese Unie waar zij in het ongelijk werd gesteld. Betekent de beslissing dat de befaamde drie strepen niet meer beschermd zijn?

Onderscheidend vermogen

De Uniemerkaanvraag die Adidas in 2013 bij het EUIPO indiende, betrof het beeldmerk met de volgende omschrijving: “Drie op dezelfde afstand van elkaar geplaatste parallel lopende strepen van gelijke lengte die in welke richting dan ook op de waar zijn aangebracht”. Het betrof het depot van dit beeldelement:

Wat ging er fout bij deze aanvraag? Volgens artikel 7 lid 1 onder b) van verordening nr. 207/2009 (hierna: de Verordening)[1], wordt inschrijving geweigerd van merken die onderscheidend vermogen missen. Het onderscheidend vermogen van een merk betekent dat dit merk gelinkt kan worden aan de onderneming die erachter zit, en dus dat de betreffende goederen van die van andere ondernemingen te onderscheiden zijn. Consumenten zouden dus gelijk moeten zien dat het om een product van Adidas gaat.

Mist een merk dit onderscheidend vermogen, dan kan op basis van eerder genoemd artikel de inschrijving geweigerd worden. Echter, het ontbreken van onderscheidend vermogen staat niet in de weg aan de inschrijving van een merk dat door gebruik ervan alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen.[2] Kortom, een merk dat bij inschrijving nog geen onderscheidend vermogen heeft, kan dit wel verkrijgen als dit merk reeds op dusdanige wijze is gebruikt dat het een bepaalde bekendheid heeft verkregen.

Om te bepalen of een merk onderscheidend vermogen heeft of mist, dient gekeken te worden naar de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en de perceptie van het merk door het relevante publiek. Adidas heeft het merk ingeschreven voor kledingstukken, schoenen en petten, en het relevante publiek bestaat uit alle potentiele consumenten van deze waren in de EU. Aan Adidas de taak om te bewijzen dat de drie strepen, zoals gedeponeerde met dit specifieke depot, onderscheidend vermogen hadden.

De beslissing

Zowel het EUIPO als het Gerecht zijn van mening dat het merk elk – zowel intrinsiek als door het gebruik verkregen – onderscheidend vermogen ontbreekt. Het Gerecht stelt ten aanzien van de (bijna 12 000!) bewijzen dat Adidas zich

teneinde aan te tonen dat het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft gekregen, niet kan beroepen op alle bewijzen waarop een merk met drie op dezelfde afstand van elkaar geplaatste parallel lopende strepen te zien is. (…) uitsluitend de bewijzen relevant zijn die het betrokken merk in de ingeschreven vorm tonen, of, bij gebrek daaraan, in al met al gelijkwaardige vormen. Daardoor zijn de vormen van gebruik met een omgekeerde kleurencombinatie uitgesloten, alsook die waarbij andere wezenlijke kenmerken van het betrokken merk afwezig zijn”.

Een deel van de (als irrelevant beschouwde) bewijzen die Adidas overlegde, betrof namelijk variaties van het betrokken merk zoals schuine parallelle strepen en omgekeerde kleurencombinaties[3]. Deze bewijzen zijn uitgesloten door het EUIPO en het Gerecht. Daarnaast was een groot deel van de overgelegde marktonderzoeken eveneens irrelevant, omdat deze geen betrekking hadden op het betrokken merk zoals het was ingeschreven. Het bewijs dat consumenten meteen weten dat het om een product van Adidas gaat, kon de sportgigant slechts voor vijf lidstaten leveren en niet voor de gehele EU. Reden genoeg voor het Gerecht om het besluit van het EUIPO uit 2016 – om het door Adidas gedeponeerde beeldmerk nietig te verklaren – te bevestigen. De drie strepen zijn een ‘gewoon beeldmerk’, en niet uniek.

Enige relativering op zijn plaats

Drie strepen van Adidas niet meer beschermd”, kopte een artikel van het NRC.[4] Betekent deze uitspraak dan echt dat de drie strepen van Adidas geen merkenrechtelijke bescherming meer genieten? Nee, het probleem hier ging om de omvang van de aangevraagde bescherming voor dit specifieke merkdepot. Die was te algemeen: voor alle kledingstukken, in alle richtingen, op wat voor manier dan ook. Al eerder verscheen een uitspraak over de drie strepen die specifiek zijn aangebracht op schoenen, weer met Shoe Branding als tegenpartij.[5] In die zaak vonden de rechters dat er wel sprake was van onderscheidend vermogen, dus daarvoor heeft Adidas gewoon bescherming.

Three strikes (and you’re out)

Na de beslissingen van het EUIPO en het Gerecht rest nu nog de mogelijkheid voor ‘the brand with the 3 stripes’ om de beslissing aan te vechten in een beroepsprocedure bij het Europese Hof van Justitie. Of Adidas hier gebruik van zal maken, moet nog blijken. Een derde en laatste strike dulden voor dit depot, lijkt mij in ieder geval vrij onnodig.

Teun Pouw

Advocaat IT-/IE-recht en BMM-merkengemachtigde

(met dank aan student-stagiaire Ge’ez Engidashet)

 

[1] Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk
[2] Artikel 7 lid 3 van de Verordening
[3] Een wezenlijk kenmerk van het ingeschreven merk is de kleurencombinatie: zwarte strepen op een witte achtergrond. Een voorbeeld van een omgekeerde kleurencombinatie die Adidas als bewijs overlegt zijn witte strepen op een zwarte achtergrond.
[4] https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/20/europees-hof-drie-strepen-van-adidas-niet-meer-beschermd-a3964382
[5] Zaak T-85/16, Shoe Branding Europe BVBA vs. Adidas AG, ECLI:EU:T:2018:109 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd38ec5e8da4f3455f90e8d5dcf90d2a1b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb3j0?text=&docid=199812&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=797807
Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?