Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Engelse chocolademaker maakt Toblerone het leven zuur

IT, IE & Privacy

Teun Pouw

24 juli 2017 - 2 minuten leestijd

De Engelse discounter Poundland heeft voor veel ophef gezorgd bij Mondelez, het bedrijf achter de Toblerone. Poundland heeft de nieuwe chocoladereep Twin Peaks geïntroduceerd, waarvan de vorm verdacht veel lijkt op de iconische vorm van de Toblerone. In een persbericht laat de directeur van Poundland weten dat de vormkeuze van de Twin Peaks niets te maken heeft met Toblerone, maar dat zij zich hebben laten inspireren door de dubbele berg op de top van Wrekin Hill in het graafschap Shropshire. Mondelez, houder van verschillende Europese merkregistraties van de driehoekige vorm van de Toblerone, dreigt met juridische stappen. Dit belooft een interessante procedure te gaan worden. De vraag is of het vormmerk van Toblerone zal overleven. Het vormmerk ligt namelijk al jaren onder vuur.

Het vormmerk

Een vormmerk is een begrip uit het merkenrecht. Een bedrijf kan de vorm van een product beschermen door het als merk te laten registeren. Andere bedrijven kunnen deze vorm dan niet zelf gebruiken voor hun product. Traditioneel heeft een merk de functie van herkomstteken. Het merk dient om de herkomst van waren of diensten te onderscheiden. Wil het merk deze functie kunnen vervullen dan moet het merk voldoende onderscheidend vermogen hebben.  Voor een vormmerk komt daar nog eens het vereiste bij dat het ‘significant moet afwijken’ van wat in de betrokken sector gangbaar is. Zoals ik in een eerdere blog al heb geschreven[1], voldoet een met chocolade omhulde marshmellow-reep in de vorm van vier cirkels hier niet aan. Ook de vorm van de Bounty kwam niet door de toets heen. De Toblerone heeft het zoals gezegd wel voor elkaar gekregen om zijn vorm geregistreerd te krijgen. Immers, wie herkent de vorm van de Toblerone nou niet? Toch is dit geen garantie dat het vormmerk stand zal houden in een procedure.

Beperkingen

Het vormmerk is aan strenge beperkingen onderworpen. Veel vormmerken die in eerste instantie zijn geregistreerd worden hierdoor alsnog door een rechter nietig verklaard. In het Benelux verdrag inzake de intellectuele (BVIE) zijn een drietal beperkingen opgenomen voor tekens  die niet als merk geregistreerd kunnen worden[2].

Een van deze beperkingen is de techniekrestrictie, een obstakel waar Nestlé alles van weet. Het bedrijf achter de KitKat voert al jaren een verbeten strijd om de vorm van de chocoladereep merkenrechtelijk te beschermen. Het Europese Hof van Justitie lijkt hier echter niets van te moeten hebben. De inkepingen tussen de reepjes zouden te technisch bepaald zijn, omdat dit helpt de chocoladereep makkelijk te breken. De vorm van de KitKat beschikt mede daardoor niet over een voldoende onderscheidend vermogen.

Het is in principe dus nog maar de vraag of de vormmerken van de Toblerone het strijdveld levend zouden verlaten. Voorlopig kan Mondelez nog even rustig adem halen. De dreiging met juridische stappen heeft voor nu het beoogde effect: Poundland heeft de introductie van de Twin Peaks, gepland voor half juli, uitgesteld.

Teun Pouw, Advocaat IE-recht en BMM-merkengemachtigde

[1] Vormmerken: Geen merkrecht voor met chocolade omhulde marshmellow-reep, 9 juni 2016.

[2] Art. 2.1 lid 2 BVIE.

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?