Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Een merkdepot te kwader trouw

Teun Pouw

18 oktober 2019 - 3 minuten leestijd

Een succesvol familiebedrijf exploiteert al tijden haar producten en/of diensten onder een bepaald teken (zoals een woord of logo), zonder dat zij voor dat teken een merkdepot heeft verricht. Op enig moment komt de familie erachter dat een concurrent het desbetreffende teken later op eigen naam als merk heeft ingeschreven. De vraag is nu of in een dergelijk geval de oudere gebruiker (met het niet-geregistreerde teken) kan optreden tegen de nieuwere gebruiker (met het geregistreerde merk).

Verkrijging en bescherming merkregistratie

Voor merkbescherming middels het Benelux-systeem[1] geldt als uitgangspunt dat een merkregistratie is vereist, inhoudende dat het uitsluitend recht op een merk in beginsel alleen wordt verkregen door middel van een inschrijving van het teken.[2] De merkregistratie is derhalve de voorwaarde voor elke actie tot bescherming, waardoor de houder van een niet-geregistreerd ouder teken (handelsmerk) in beginsel geen verbod kan vorderen jegens andere gebruikers. Op deze regel bestaat echter, ter voorkoming van misbruik van het stelsel, een belangrijke uitzondering, namelijk dat geen registratie wordt verkregen wanneer een merkaanvraag ‘te kwader trouw’ is verricht.

In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is aangevraagd en het optreden tegen de onrechtmatige gebruikmaking daarvan. De nietigverklaring van een merk dat te kwader trouw is aangevraagd kan in beginsel namelijk door iedere belanghebbende – dus óók door de houder van een niet-ingeschreven teken – worden ingeroepen, terwijl een gebruiksverbod van het te kwader trouw aangevraagde merk uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een ingeschreven merk.

Beoordelingskader te kwader trouw

Sinds de wijziging van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bevat de bepaling van kwade trouw geen handvaten meer. Voor de inkleuring van ‘te kwader trouw’ dient derhalve gekeken te worden naar de uitleg die het Hof van Justitie (EU) daaraan heeft gegeven. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat het gaat om een autonoom Unierechtelijk begrip, hetgeen betekent dat het begrip binnen de EU eenvormig moet worden uitgelegd.

Allereerst suggereert het begrip ‘kwade trouw’ dat sprake moet zijn van voorgebruik van een teken dat overeenstemt met het teken dat als merk door een ander is aangevraagd. Indien daarvan sprake is moet vervolgens, naar inziens van het Hof, rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval ten tijde van de aanvraag:

‘’Blijkens de rechtspraak (…) moet de kwade trouw van de aanvrager globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag, zoals onder andere het feit dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een derde een gelijk of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of een soortgelijke waar. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde een dergelijk teken gebruikt, volstaat op zich echter niet als bewijs van de kwade trouw van deze aanvrager. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bedoeling van deze aanvrager op het tijdstip waarop hij de merkaanvraag indient, een subjectief gegeven dat moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval.’’

In een eerdere uitspraak licht het Hof het een en ander nader toe:

‘’Ten aanzien van de woorden „behoorde te weten”, dient erop te worden gewezen dat een vermoeden van wetenschap van de aanvrager van het gebruik door een derde van een gelijk of overeenstemmend teken voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, met name kan voortvloeien uit de algemene bekendheid in de betrokken economische sector van dat gebruik, waarbij deze bekendheid onder meer uit de duur van dat gebruik kan worden afgeleid. Hoe ouder dit gebruik, hoe waarschijnlijker immers dat de aanvrager er op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag kennis van had.’’

‘’De bedoeling van de aanvraag moet worden vastgesteld aan de hand van de objectieve omstandigheden van het voorliggende geval. Het oogmerk om een derde te beletten een product te verkopen, kan in bepaalde omstandigheden op kwade trouw van de aanvrager wijzen. Dat is met name het geval wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van een derde tot de markt te verhinderen.’’

Conclusie

De oudere gebruiker (met het niet-geregistreerde teken) kan wél de nietigheid van de registratie door de nieuwere rechthebbende inroepen, maar verder in beginsel niet optreden tegen het (verdere) gebruik door die partij, althans niet voordat zij het merk zelf heeft gedeponeerd. Voor de nietigverklaring moet echter eerst worden vastgesteld dat de aanvrager wist of behoorde te weten dat een ander een (soort)gelijk teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor de inschrijving is gedaan. Verder moet de aanvrager het oogmerk hebben gehad om de oudere gebruiker (met het niet-geregistreerde merk) te hinderen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de beschermingsomvang van het teken, welke kan afnemen naarmate het merk beschrijvende elementen bevat.

De les voor de ondernemer is helder: zorg dat een merknaam wordt geregistreerd, zodat effectief opgetreden kan worden tegen inbreuk.

Teun Pouw
Advocaat IE-/IT-recht en BMM-merkengemachtigde

Met dank aan student-stagiaire Marit Bolle

[1] De Merkenverordening 2017/1001 kent een soortgelijk systeem voor het EU-merk.

[2] Voor houders van zogenaamde ‘(algemeen) bekende merken’ kan dit overigens iets genuanceerder liggen.

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?