Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
FranchiserechtIT, IE & PrivacyOndernemingsrecht

De ene frikandelburger is de andere niet

9 maart 2020 - 4 minuten leestijd

Een ondernemer mag niet zomaar slaafs producten kopiëren van een franchisegever om aan te haken bij het succes van die producten. Als daardoor verwarring ontstaat bij de consument kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. De franchisegever kan de rechter dan vragen om een verbod op te leggen aan de concurrent om de producten nog langer op de markt te brengen. Zoals bijvoorbeeld de frikandelburgers waar het in deze blog over gaat.

Indien een franchiseformule specifieke producten aanbiedt, die enkel te verkrijgen zijn bij de betreffende franchisenemers, dan is dat doorgaans een interessante unique selling point voor die formule. Wil de klant immers die specifieke producten hebben dan zal hij zich bij een franchisenemer moeten melden. Resultaat: klant blij (want heeft product), franchisenemer blij (want krijgt omzet) en franchisegever blij (want franchisenemer en klant zijn blij). Concurrenten die willen aanhaken op het succes van dergelijke specifieke producten kunnen er natuurlijk voor kiezen om deze producten één op één te kopiëren. Er kan dan sprake zijn van ‘slaafs kopiëren’. En dat kan onrechtmatig zijn jegens de franchisegever die het product oorspronkelijk heeft bedacht.

In een recent kwestie bij de Rechtbank Limburg (ECLI:NL:RBLIM:2020:1706 – klik hier voor het volledige vonnis) sprak een franchisegever (Burger King) een snackproducent (Pure Ingredients) aan, omdat Burger King van mening was dat Pure Ingredients haar frikandelburger had gekopieerd. Burger King brengt immers sinds september 2019 een bepaalde snack op de markt genaamd de ‘FreaKINGdel Burger. Dat betreft een vierkante vleessnack met drie rondingen aan de bovenkant die suggereren dat er drie frikandellen aan elkaar ‘geplakt’ zijn. De productnaam ‘FreaKINGdel’ verwijst uiteraard ook specifiek naar ‘frikandel’. Het product wordt in de restaurants van Burger King geserveerd op een hamburgerbroodje met ui en saus.

Figuur 1: FreaKINGdel Burger (© Burger King)

Sinds januari 2020 brengt snackproducent Pure Ingredients echter een snack op de markt onder de naam ‘Frikandel Burger’ die qua vorm gelijk is aan de FreaKINGdel Burger. Het product wordt door Pure Ingredients in grootverpakking verkocht aan groothandels.

Figuur 2: Frikandel Burger (© Pure Ingredients)

Burger King was van mening dat Pure Ingredients door deze Frikandel Burger op de markt te brengen onrechtmatig aan het handelen was.  Aldus Burger King had haar FreaKINGdel Burger een ‘eigen gezicht’ op de relevante markt en onderscheidde deze burger zich in haar uiterlijke verschijningsvorm van andere (gelijksoortige) producten op de relevante markt. Sinds september 2019 was Burger King de eerste (en enige) die van de frikandel een vierkante burger had gemaakt, waarbij tevens het ‘bekende karakter’ van de frikandel te herkennen was. De Frikandel Burger was volgens Burger King een één op één kopie van haar FreaKINGdel en daarmee een slaafse nabootsing. Daardoor zou bij consumenten verwarring kunnen ontstaan. Burger King vroeg de rechter in kort geding dan ook om Pure Ingredients te verbieden nog langer Frikandel Burgers te verhandelen.

Van verwarring vanwege slaafse nabootsing kan slechts sprake zijn als het betreffende product een ‘eigen gezicht’ heeft op de relevante markt. Dat betekent dat het product zich in verschijningsvorm onderscheidt van andere (soortgelijke) producten. De rechter is echter van oordeel dat de FreaKINGdel Burger geen ‘eigen gezicht’ heeft wat het onderscheidt van andere producten op de relevante markt. De vierkante vorm komt immers bij meer snacks voor en de drie rondingen geven deze burger ook geen ‘eigen gezicht’. Dat komt volgens de rechter omdat de FreaKINGdel Burger feitelijk de vormgeving volgt van de traditionele frikandel. De FreaKINGdel Burger onderscheidt zich volgens de rechter dan ook niet van een frikandel die door een consument in de lengterichting is gesneden en vervolgens op een broodje is gelegd. De rechter wijst dan ook het verzoek van Burger King om een verbod op te leggen af.

Nabeschouwing en tips

Burger King beschikt voor haar FreaKINGdel Burger blijkbaar niet over een modelrecht. Zij heeft er voorts voor gekozen ook geen beroep te doen op het auteursrecht. Burger King heeft aldus geen rechten van intellectuele eigendom (‘IE’) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Hierdoor was Burger King aangewezen op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad, waartoe het leerstuk van ‘slaafse nabootsing’ behoort.

Burger King had voorafgaand aan de procedure alsnog een modelrecht kunnen verwerven, aangezien het product immers nog geen jaar op de markt was en het vestigen van een modelrecht gedurende deze periode alsnog mogelijk is. Een andere optie voor Burger King was wellicht geweest om een beroep te doen op het ‘niet-geregistreerde EU-modelrecht’. Dit betreft de mogelijkheid om een beroep te doen op het modellenrecht, ook al beschikt men feitelijk niet over een (geregistreerd) modelrecht. Dit kan slechts gedurende een periode van drie jaar vanaf de introductie van het product op de markt, maar was voor deze kwestie dus mogelijk geweest. Gezien de aard van (de vormgeving van) het product is het overigens twijfelachtig of een dergelijk beroep op een modelrecht stand had gehouden.

Door het achterwege laten van een beroep op het auteursrecht en/of het modellenrecht erkent Burger King min of meer dat er geen sprake is van een ‘eigen karakter’ (een vereiste voor het ontstaan van een modelrecht). Alhoewel niet onmogelijk, wordt het hiermee ook wel erg lastig om aan te tonen dat de freaKINGdel Burger wel een ‘eigen gezicht’ in de markt heeft als bedoeld in het leerstuk van slaafse nabootsing. Rechters zijn bij het ontbreken van een beroep op IE-rechten niet snel genegen mee te gaan in een beroep op slaafse nabootsing. Dat laat deze kwestie maar weer eens duidelijk zien.

Wat is de les die hieruit kan worden getrokken? Wil je als franchisegever na-apen van jouw product voorkomen? Denk dan goed na over het al dan niet beschermen van jouw product als modelrecht. Zeker voor franchisegevers kan dit zeer belangrijk zijn, te meer waar het formules betreft waarbij de vormgeving van de producten een belangrijk onderdeel van de formule vormt. Ook goed om te weten in dat kader: Tijdens het registratieproces voor een modelrecht vindt geen inhoudelijke toetsing plaats, waardoor het modelrecht sowieso zal worden verkregen. Het is dan aan een derde om eventueel op een later moment de geldigheid van dit modelrecht aan te vechten, bijvoorbeeld in een procedure. Hierdoor sta je in een eventuele procedure dan al snel “met 1-0 voor”, of kan een procedure wellicht zelfs worden voorkomen.

Teun Pouw, advocaat IT/-IE-recht en erkend merkengemachtigde

Jan-Willem Kolenbrander, advocaat franchise recht

 

Ook interessant?