Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

De beschrijvende handelsnaam: Hoge Raad zet eerdere uitspraak opzij

Teun Pouw

8 maart 2021 - 3 minuten leestijd

Op 19 februari 2021 is door de Hoge Raad een opvallende uitspraak gedaan.[1] Bij een conflict tussen twee beschrijvende handelsnamen met beroep op artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) dient uitsluitend te worden beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar. Hierbij behoeft geen sprake te zijn van bijkomende omstandigheden. De Hoge Raad schuift hiermee de voorheen gebruikelijke toets uit de zaak Parfumswinkel uit 2017 opzij.

DOC tegen Dairy Partners

Partijen in de zaak zijn een Britse kaasproducent die sinds 2007 onder de handelsnaam ‘Dairy Partners’ handelt en een Nederlands bedrijf dat sinds 2016 handelt onder de handelsnaam ‘DOC Dairy Partners’. Beide bedrijven zijn actief op internationale beurzen die worden bezocht door in Nederland gevestigde zuivelbedrijven.

Dairy Partners meende dat tussen de twee namen verwarringsgevaar optreedt als bedoeld in artikel 5 Hnw. DOC heeft dit verwarringsgevaar betwist en stelde dat de handelsnaam ‘Dairy Partners’ enkel beschrijvend is, wat volgens haar betekende dat voor een beroep op artikel 5 Hnw naast verwarringsgevaar ook nog bijkomende omstandigheden vereist zijn, die in dit geval ontbraken.

Het Gerechtshof heeft in deze zaak prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad. Ondanks dat een schikking was getroffen tussen partijen, heeft de Hoge Raad besloten deze alsnog te beantwoorden. Het Hof vroeg zich samengevat af of in het geval de oudste handelsnaam een beschrijvende handelsnaam is, verwarringsgevaar behalve een noodzakelijke ook een voldoende voorwaarde is voor bescherming op grond van de Handelsnaamwet, of dat daarvoor  ook bijkomende omstandigheden zijn vereist.

Bescherming handelsnamen in Nederland

De bescherming van handelsnamen is geregeld in de Handelsnaamwet. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Hnw). Artikel 5 Hnw benoemt het verbod op het voeren van een reeds rechtmatig gevoerde handelsnaam of het voeren van een handelsnaam die hiervan in geringe mate afwijkt. Het artikel dient ter voorkoming van misleiding en verwarring van het publiek tussen ondernemingen. Vereist voor een beroep op artikel 5 Hnw is dan ook het verwarringsgevaar tussen de twee handelsnamen.

In de onderhavige zaak ging het om beschrijvende handelsnamen. Dit zijn handelsnamen die geheel of ten dele bestaan uit woorden die kunnen dienen ter aanduiding van de aard van de onderneming of de door haar verhandelde producten en/of diensten.

Het Gerechtshof Den Haag heeft in het arrest van 19 september 2017, Parfumswinkel, geoordeeld dat voor een beroep op het verbod van artikel 5 Hnw bij beschrijvende handelsnamen een extra vereiste dient te worden nagegaan, te weten de bijkomende omstandigheden.[2]

Deze regel stamt uit een arrest van de Hoge Raad op 11 december 2015, Artiestenverloning. In deze uitspraak is geoordeeld dat voor bescherming van domeinnamen, waarvoor geen regeling in de wet is te vinden, van  onrechtmatigheid kan worden gesproken indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.[3]

De ratio achter deze uitspraken was dat bij beschrijvende namen verwarringsgevaar bijna altijd wel voorkomt. Een enkele toets op verwarringsgevaar werd onvoldoende bevonden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met de vrijhoudingsbehoefte: het ongeschreven beginsel dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking moeten staan, zodat ondernemers hun diensten of waren correct kunnen aanduiden. Dit beginsel zou volgens het Hof in Parfumswinkel onvoldoende worden gewaarborgd in artikel 5 Hnw.

Antwoord op de prejudiciële vragen

De Hoge Raad gaat echter niet mee in de eerdere redenatie van het Hof in Parfumswinkel. Bij een beroep op artikel 5 Hnw gelden geen nadere, niet in het artikel genoemden vereisten, indien de ingeroepen oudere handelsnaam beschrijvend is c.q. geen onderscheidend vermogen heeft.

Aan de vrijhoudingsbehoefte in het algemeen belang kan voldoende recht worden gedaan door dit belang te betrekken bij de afweging of er verwarring is bij het relevante publiek. Bij deze afweging dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen en een los vereiste voor bijkomende omstandigheden is dan ook onnodig.

Conclusie

Al met al een belangrijke uitspraak. Als houder van een oudere, beschrijvende handelsnaam is verwarringsgevaar behalve een noodzakelijke ook een voldoende voorwaarde voor bescherming op grond van de Handelsnaamwet. De toets van artikel 5 Hnw volstaat dus en voor een beroep op dit artikel zijn dan ook geen bijkomende omstandigheden meer vereist. De vrijhoudingsbehoefte wordt hiermee ook voldoende beschermd. De uitgebreide toets van het Parfumswinkel-arrest is van tafel.

Teun Pouw

Advocaat IT-/IE-recht en BMM-merkengemachtigde

Met dank aan student-stagiaire Thessa Bennis

 

[1] HR 19 februari 2021, IEF 19773, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC tegen Dairy Partners).

[2] Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel).

[3] HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning).

Ook interessant?