Counterfeit in de keten: betrek alle partijen erbij

Franchisenemers betrekken de producten voor hun winkel veelal van de franchisegever of een door de franchisegever aangewezen derde. Vaak is dit vanwege een contractuele verplichting in de franchiseovereenkomst, waardoor de franchisenemer niet zomaar bij een andere leverancier mag inkopen.

Hoewel een verplicht gestelde inkoop de ketenintegriteit kan waarborgen, betekent een dergelijke verplichting ook dat een franchisenemer in hoge mate afhankelijk wordt van de franchisegever voor de deugdelijkheid van deze producten.

Illustratief hoe eventuele ondeugdelijkheid van producten zou kunnen doorwerken in een gehele distributieketen blijkt uit een recente kwestie bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2016:1807 – lees het arrest hier). Het inmiddels failliete Scapino verkocht volgens het Amerikaanse schoenenmerk Converse o.a. namaak (counterfeit) Converse schoenen in haar winkels. Reden voor Converse om bij de rechter een verbod te vragen ook ten aanzien van eventuele franchisenemers van Scapino.

In rechte kwam echter niet vast te staan dat de betreffende schoenen inderdaad nep waren. De schoenen bij Scapino vertoonden weliswaar afwijkingen, maar toch was er gerede twijfel bij het gerechtshof dat de schoenen namaak zouden zijn, omdat kennelijk ook ‘echte’ Converse schoenen dergelijke afwijkingen vertonen. Scapino kon daarom alleen verweten worden dat zij zonder toestemming van Converse schoenen in het verkeer had gebracht, maar niet dat deze schoenen nep waren.

Interessant in onderhavige kwestie was overigens dat Converse enkel Scapino in rechte had betrokken en niet de (eveneens door Converse genoemde) franchisenemers. Aangezien franchisenemers economisch en contractueel een eigen identiteit hebben, heeft een veroordelend vonnis of arrest tegen een franchisegever niet automatisch werking ten aanzien van haar franchisenemers. Het hof merkt in dat kader dan ook op dat het door Converse gevraagde verbod ten aanzien van eventuele franchisenemers niet toewijsbaar is, omdat Converse niet voldoende heeft onderbouwd dat Scapino de mogelijkheid had haar licentienemers tot medewerking aan de beëindiging of voorkoming van merkinbreuk te verplichten.

In de praktijk zal het (formeel) ontbreken van de namen van de franchisenemers op de gerechtelijke uitspraak waarschijnlijk wel loslopen. Ook zonder dat zij formeel (proces)partij zijn geweest, zullen de franchisenemers de verkoop van inbreuk plegende producten (willen) staken om te voorkomen dat zij zelf alsnog in rechte worden aangesproken. Eventuele bepalingen in de franchiseovereenkomst kunnen de franchisenemer daartoe ook verplichten.

Echter, de partij die meent dat er inbreuk wordt gepleegd op zijn intellectuele eigendomsrechten kan er veiligheidshalve voor kiezen om geen enkel risico te nemen door ook direct de franchisenemers in rechte te betrekken. Begrijpelijk, omdat de verkoop van inbreuk plegende producten dan op meerdere punten tegelijk kan worden tegengegaan door de gerechtigde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, m.dewijs@declercq.com