Ex-franchisenemer veroordeeld wegens inbreuk merkrechten franchisegever

Een franchiseovereenkomst omvat een licentie voor de franchisenemer om gebruik te mogen maken van de intellectuele eigendomsrechten van de franchisegever, zoals de handelsnaam, alsmede woord- en beeldmerken. Komt de samenwerking met de franchisegever te eindigen, dan dient ook het gebruik door de (ex-)franchisenemer van deze intellectuele eigendomsrechten gestaakt te worden; de licentie in de franchiseovereenkomst die dat mogelijk maakte, bestaat dan immers niet meer.

Het komt regelmatig voor dat een ex-franchisenemer na het einde van de samenwerking met de franchisegever – al dan niet bewust – gebruik blijft maken van deze intellectuele eigendomsrechten. In dat geval is een franchisegever gehouden om snel actie te ondernemen, teneinde te voorkomen dat de intellectuele eigendomsrechten ‘verwateren’. Ook moet voorkomen worden dat er bij consumenten verwarring ontstaat over de hoedanigheid van deze ex-franchisenemer. Het kan uitermate schadelijk voor het imago van een franchiseformule zijn als een klant een ondeugdelijk product koopt bij een ex-franchisenemer en ten onrechte denkt dat dit betrekking heeft op de formule.

In een recente kwestie bij de rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2016:1691 – lees het vonnis hier) werd een ex-franchisenemer er door zijn voormalige franchisegever op aangesproken dat hij had verzuimd om tijdig het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten te staken, zoals de handelsnaam en de merkrechten. Hoewel het onjuiste gebruik van de handelsnaam niet kwam vast te staan, werd wel erkend door de ex-franchisenemer dat hij door drukte en slordigheid had verzuimd om al het gebruik van de (overige) intellectuele eigendomsrechten tijdig te staken. Aldus de rechter maakt het echter niet uit waardoor de inbreuk ontstaat. Inbreuk is inbreuk. De ex-franchisenemer wordt dan ook veroordeeld om het gebruik van de IE-rechten van de franchisegever te staken en een schadevergoeding te betalen.

Uit deze uitspraak blijkt verder (wederom) dat slagzinnen specifieke aandacht verdienen. Deze worden namelijk niet automatisch ‘mee beschermd’. Hoewel het via de weg van het auteursrecht wellicht mogelijk is voor een franchisegever om slagzinnen te beschermen, verdient het aanbeveling de mogelijkheid te onderzoeken om de slagzinnen waarvan een franchisegever stelselmatig gebruik maakt als merken te laten deponeren. In dit verband geldt wel dat niet iedere slogan als merk zal worden geaccepteerd. Om voor bescherming in aanmerking te komen dient een merk namelijk wel over ‘onderscheidend vermogen’ te beschikken. De slogan dient met andere woorden door de consument ook daadwerkelijk als merk te worden opgevat. Veelal zal hier pas sprake van zijn nadat de betreffende slogan is ingeburgerd (Voorbeeld: “Vorsprung durch Technik” van Audi). Een “trucje” zou nog kunnen zijn om de betreffende slogan als beeldmerk (dus inclusief grafische elementen) te deponeren. Het zal dan in ieder geval eerder door de merkeninstanties als merk worden geaccepteerd, aangezien de grafische elementen maken dat voldaan wordt aan de toets van ‘onderscheidend vermogen’. De vraag blijft dan weliswaar in hoeverre met succes een beroep kan worden gedaan op de (woord elementen van de) slogan, maar de franchisegever beschikt dan in ieder geval over een merkrecht dat hij kan inroepen. Zodra de slogan is ingeburgerd zou deze dan nogmaals kunnen worden gedeponeerd zónder de grafische elementen. Dan heeft de franchisegever maximale bescherming van haar slogan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Menno de Wijs, advocaat, m.dewijs@declercq.com