Om te beginnen wordt de terminologie van de oude merkenverordening (Verordening EG nr. 207/2009) op enkele punten aangepast. Zo gaan we niet meer spreken over een ‘Gemeenschapsmerk’, maar over een ‘Uniemerk’. Ook het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (OHIM) gaat anders heten, welteverstaan het ‘Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie’. Tevens wordt voor de inschrijving van een Uniemerk het vereiste van ‘vatbaarheid voor grafische voorstelling’ geschrapt. Er behoeft dus niet meer een afbeelding te worden ingediend in het kader van het depot. Zolang het merk kan worden weergegeven met de technologie die algemeen beschikbaar is, kan het worden ingeschreven. Dit alles in het kader van de flexibiliteit en rechtszekerheid.
Ook zijn er in het kader van de rechtszekerheid regels opgenomen omtrent de classificatie van merken. Zo moeten de waren of diensten waarvoor een merk is aangevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig worden omschreven. Puur op basis van de merkaanvraag moeten merkenbureaus en marktdeelnemers kunnen vaststellen wat de beschermingsomvang van een merk is. Hiervoor geven de nieuwe merkenrichtlijn en verordening enkele handvaten:
Als er gebruik wordt gemaakt van een algemene term uit de Nice Classificatie of een andere algemene term, dan moet deze (specifiek) de lading dekken van de waren en diensten waarvoor de merkhouder bescherming wil inroepen. Het moet dus gaan om waren en diensten die onder de letterlijke betekenis van deze termen vallen.
Voor de merken die vóór 22 juni 2012 zijn aangevraagd voor een volledige en letterlijke klasse-omschrijving van de Nice Classificatie, geldt dat deze omschrijving binnen 6 maanden na inwerkingtreding van de verordening gewijzigd kan worden. Het gaat hierbij om merken die tevens betrekking hebben op waren of diensten, die niet onder de letterlijke betekenis van de klasse-omschrijving (waarvoor het merk is ingeschreven) vallen. Indien de wijzigingen niet binnen de gestelde termijn door de merkhouder worden verzocht, zal het merk enkel beschermd worden voor de waren of diensten die wel vallen onder de letterlijke betekenis van de klasse-omschrijving. Oftewel, het is aan de merkhouder om de beschermingsomvang van zijn merk zo veel mogelijk te specificeren.
Met het IP Translator arrest uit 2012 was er al een slag gemaakt om merkhouders aan te sporen hun merken zo precies mogelijk te classificeren. Er werden hier door het Hof van Justitie elf benamingen uit de Nice Classificatie als te weinig duidelijk en nauwkeurig aangemerkt. Hierover blogde ik eerder.
Met de nieuwe merkenverordening en merkenrichtlijn zijn er nu een paar ‘algemene’ regels vastgelegd, die erin moet resulteren dat waren of diensten zo secuur mogelijk worden ondergebracht in de desbetreffende klasse(n). Hiermee wordt er een grotere verantwoordelijkheid bij de merkhouder gelegd voor de beschermingsomvang van zijn merk. Merkhouders doen er dus verstandig aan hun (oude) merkinschrijvingen te (laten) controleren. Het mag immers niet zo zijn dat geen beroep kan worden gedaan op een merk voor een gedeelte van de waren of diensten waarvoor een merk is gedeponeerd door een administratieve/juridische onachtzaamheid.
Vragen?
Heeft u vragen over deze nieuwe merkenverordening en merkenrichtlijn, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.