Oorlog in speelgoedland

Merkenrecht: Playgro versus Playgo. Iets afwijkende logo’s en verder maar één letter verschil:

Het merk PLAY GO werd aangevallen door het merk PLAYGRO. Tijdens een kort geding stond centraal of in dit geval sprake was van inbreuk. De rechtbank stelde allereerst vast dat beide merken werden gebruikt voor overeenstemmende producten. In beide gevallen betreft het immers merken voor speelgoed. Vervolgens diende de rechter nog vast te stellen of ook de overeenstemming tussen beide merken/logo’s dusdanig is, dat er sprake is van merkinbreuk. Het merkenrechtelijke criterium in dit verband is “gevaar voor verwarring”. Er behoeft dus niet daadwerkelijk van gevaar voor verwarring te zijn gebleken maar het bestaan van gevaar voor verwarring is voldoende. Op het eerste gezicht lijkt het logisch dat een rechter zal oordelen dat hiervan sprake is (en dus van inbreuk). De voorzieningenrechter oordeelt echter anders:

“Ondanks de soortgelijkheid van de waren en de auditief vrij grote overeenstemming tussen merk en teken, is er naar voorlopig oordeel onvoldoende gevaar voor verwarring te duchten tussen merk en teken. Daarvoor is redengevend dat het Gemeenschapsmerk van Playgro een zeer zwak onderscheidend vermogen heeft en dat de overeenstemming niet schuilt in de bestanddelen die het Gemeenschapsmerk nog enige onderscheidende kracht geven, maar in de beschrijvende bestanddelen ‘play’ en ‘gro’. De afwijkende visuele en begripsmatige elementen in combinatie met het verschil tussen de letters ‘gro’ en ‘go’ zijn daarom voldoende om verwarringsgevaar te voorkomen. Daarbij is van belang dat zich op de speelgoedmarkt vrij veel merken bevinden die allemaal beginnen met ‘play’ en vervolgens maar één of een paar letters van elkaar afwijken, eindigend op een ‘o’-klank, zonder dat het publiek daarvan in verwarring lijkt te raken. Voorts is van belang dat juist ten aanzien van dit auditieve element van het nieuwe logo niet is gesteld dat zich ooit daadwerkelijke verwarring heeft voorgedaan, terwijl dit auditieve element ook al in het eerdere gebruik van Playgo voorkwam.” (Rb. Den Haag 31 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:9074)

Deze uitspraak van de rechter laat weer eens zien dat de uitkomst van merkenrechtelijke kwesties vaak lastig is te voorspellen. Wat ik echter opvallend vind is dat in deze kwestie niet eerst een oppositieprocedure is gestart tegen de EU-aanvraag van het merk PLAY GO bij het Europese Merkenbureau (OHIM: “the Organization for Harmonization in the Internal Market”). De uitkomst van zo’n oppositieprocedure wil nog wel eens afwijken van een oordeel van een rechter. Mijn ervaring is dat het OHIM toch een net wat meer “technische” vergelijking maakt tussen twee merken en in deze vergelijking soms een grotere waarde toedicht aan het feit dat er sprake is van “slechts 1 letter verschil” dan een gemiddelde rechter. Een oppositieprocedure had daarom wellicht eerder tot succes geleid. PLAYGRO had dan immers wellicht inschrijving in het merkenregister van PLAY GO kunnen voorkomen. Bovendien is een oppositieprocedure een eenvoudigere en goedkopere procedure. Aangezien oppositie tegen een EU-merk slechts mogelijk is gedurende drie maanden na de indiening van het depot, dient PLAYGRO dan wel tijdig op de hoogte te zijn geweest van de indiening van het merk PLAY GO. Dit is eenvoudig te bewerkstelligen door een bewakingsabonnement te nemen op je eigen merken. Met zo’n abonnement krijg je dan tijdig meldingen van (mogelijk) conflicterende merken. Mogelijk beschikte (het Australische) PLAYGRO niet over zo’n abonnement voor de EU. Overigens had de rechter – ook in geval van een door PLAYGRO gewonnen oppositie – formeel nog steeds een eigen afweging kunnen maken. Een rechter is echter – op zijn zachtst gezegd – zeer gevoelig voor de uitkomst van een reeds gevoerde oppositieprocedure. Een gemiste kans voor PLAYGRO dus.

Teun Pouw, advocaat IE-/ICT-recht en BMM-merkengemachtigde