Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Bescherming van geografische benamingen als merk

Teun Pouw

22 januari 2015 - 4 minuten leestijd

Plaatsnamen, streeknamen, namen van rivieren en andere geografische benamingen worden veelvuldig ingezet als merk. Bij wijze van hoofdregel geldt dan ook dat het in principe mogelijk is voor dergelijke benamingen merkenrechtelijke bescherming te verkrijgen. Dit is echter niet altijd mogelijk. De afgelopen maand zijn drie uitspraken gewezen waaruit volgt dat de merkenrechtelijke instanties en rechters worstelen met dit leerstuk.

Allereerst de basis: het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) bepaalt dat geen recht op een merk kan worden verkregen “indien het betreffende merk tot misleiding kan leiden ten aanzien van de plaats van herkomst van de waren of diensten”. Het Europese Hof van Justitie gebruikte in 1999 in het Chiemsee-arrest (Chiemsee is een groot meer in Duitsland) overeenstemmende woorden. Het Europese Hof bepaalde – samengevat – dat een geografische benaming geen merk kan zijn indien deze benaming door het publiek als herkomstaanduiding wordt opgevat (of kan worden opgevat). Met andere woorden: het publiek mag na kennisneming van het merk niet in de veronderstelling zijn dat het merk een rechtstreekse verwijzing is naar de plaats van herkomst van de betreffende producten of diensten. Wat betekent dit voor de praktijk? De afgelopen maand zijn aldus drie uitspraken gewezen, waaruit volgt dat hier verschillend over wordt gedacht. Deze drie zaken betreffen de merken “MONACO”, “PARIS LONDRES” en “OXFORD”. Ik zal deze hieronder kort bespreken.

MONACO
Het Vorstendom Monaco deponeerde dit merk op 1 december 2010 voor een twaalftal uiteenlopende klassen. Voor een aantal waren en diensten werd het merk (door het BHIM: “Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt”) echter geweigerd, te weten:

  1. klasse 9: „Magnetische gegevensdragers”;
  2. klasse 16: „Hieruit [papier, karton] vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; foto’s”;
  3. klasse 39: „Transport; organisatie van reizen”;
  4. klasse 41: „Ontspanning; sportieve activiteiten”;
  5. klasse 43: „Tijdelijke huisvesting”.

In twee beroepsinstanties bleef dit oordeel in stand. Geoordeeld werd dat ten aanzien van voornoemde waren en diensten voldoende bewijs is geleverd “van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen die waren en diensten en het betrokken merk om te oordelen dat de term „monaco” in de handel kon dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst of bestemming van de waren of van de plaats van het verrichten van diensten en bijgevolg dat genoemd merk de betrokken waren en diensten beschreef.” Dit heeft tot de huidige situatie geleid dat het merk “MONACO” thans wél voor bijvoorbeeld kleding en telecommunicatiediensten is beschermd, maar niet voor harde schijven en sportieve activiteiten. Wie het begrijpt mag het zeggen…

PARIS LONDRES
Deze kwestie speelde in België. Het betrof een beroep tegen een weigering van het merk “PARIS LONDRES” door het BBIE (“Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom”). Het merk was door het BBIE geweigerd, omdat het wegens de samenstelling van twee (bekende) stedennamen kon dienen als aanduiding van de herkomst of de bestemming van de bij de registratie genoemde waren. Hierbij werd nog geoordeeld dat het merk onder andere was aangevraagd voor kleding en dat het in de kledingbranche gebruikelijk is om namen van steden te gebruiken om kenbaar te maken waar de kleding vandaan komt. Het Hof van Beroep in Brussel oordeelde echter dat niet bekeken had moeten worden of de afzonderlijke elementen (te weten “PARIS” en “LONDRES”) als herkomstaanduiding konden worden beschouwd, maar dat voor de beoordeling van dit merk juist naar het geheel (dus “PARIS LONDRES”) had moeten worden gekeken. Het Hof van Beroep komt zo tot het oordeel dat het merk “een ongewone presentatie” betreft en “geen neutrale, zakelijke, informatieve strekking” heeft. Voorts kan dit merk volgens het Hof zelfs “een gevoel van superieure klasse suggereren”. Dit is nu juist een van de functies van een merk. Het Hof komt dan ook tot het oordeel dat dit merk niet beschrijvend is en ook niet als (misleidende) herkomstaanduiding kan worden beschouwd. De beslissing wordt dan ook vernietigd en het merk is alsnog geldig. Een uitspraak waar ik mij goed in kan vinden. Je kan toch immers niet stellen dat een consument misleid is, indien blijkt dat de kleding van het merk “PARIS LONDRES” niet afkomstig blijkt te zijn uit één van deze twee steden..   

OXFORD
Ook deze kwestie speelde in België. Het betrof het merk “OXFORD” dat voor fietsen is gedeponeerd. De merkhouder startte een inbreukzaak en kreeg hierin tegengeworpen dat zijn merk nietig zou zijn, aangezien het een plaatsnaam betreft en deze plaatsnaam “in de betrokken kringen” met de betreffende waren in verband zou kunnen worden gebracht. Het merk zou daardoor geen onderscheidend vermogen hebben. Ter onderbouwing bracht de wederpartij nog een toeristenbrochure in het geding waarin Oxford als “een fietsvriendelijke stad” werd bestempeld. De rechter maakte gelukkig korte metten met deze redenering en oordeelde dat de plaatsnaam Oxford een fantasiebenaming betreft en voldoende onderscheidend vermogen heeft voor fietsen. Naar mijn mening volkomen terecht: Als ik een Oxford-fiets koop, maakt het mij niets uit of deze wel of niet daadwerkelijk uit Oxford komt. Wellicht wil ik liever niet dat de fiets uit China blijkt te komen, maar dat risico bestaat bij andere merken ook en heb ik dan ook voor lief te nemen…

Conclusie
Geografische aanduidingen zijn in principe als merk te vast te leggen. De merkenrechtelijke instanties en rechters kunnen echter een dergelijk merk weigeren c.q. nietig verklaren indien zij van oordeel zijn dat het publiek kan worden misleid ten aanzien van de (geografische) herkomst van de betreffende producten. Naar mijn mening zouden de merkenrechtelijke instanties en rechters hier terughoudend mee om moeten gaan. De consument zal immers in veel gevallen prima in staat zijn om door de naam heen te prikken en zijn aankoopbeslissing niet laten afhangen van het feit of de producten daadwerkelijk afkomstig zijn uit (bijvoorbeeld) de in het merknaam voorkomende plaatsnaam. Voor voedingsproducten is dit wellicht anders, maar hiervoor hebben we dan ook niet voor niets een apart leerstuk, te weten het leerstuk van “de beschermde oorsprongsbenamingen” (hetgeen bijvoorbeeld van toepassing is op Goudse kaas, Ardenner-ham, Gorgonzola en Balsamico-azijn). Kortom: wilt u een plaatsnaam (of andere geografische benaming) als merk hanteren: Laat u niet ontmoedigen, maar wees u bewust van het juridische “mijnenveld” dat u betreedt.

Teun Pouw, advocaat intellectueel eigendomsrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?