IE-licenties en faillissement

Op grond van de jurisprudentie werd tot voor kort aangenomen dat de curator in beginsel gerechtigd is de licentie te negeren en het softwarepakket in kwestie aan een derde partij over te dragen. Grond voor deze stelling vormt het veelbesproken Nebula-arrest (HR 3 november 2006). Een arrest dat overigens niets te maken had met softwarelicenties, maar ging over de verhuur van een pand na faillissement van de juridische eigenaar van het pand. Indien een curator inderdaad bestaande licenties mag negeren, is dit vanzelfsprekend uitermate vervelend voor partij B, de licentienemer. Partij B zou door het handelen van de curator namelijk met lege handen komen te staan. Immers, A is niet langer auteursrechthebbende en dus niet langer gerechtigd een licentie aan B te verlenen. Het gevolg is dat B met een waardeloze licentie zit en de software derhalve niet meer mag gebruiken. Onder omstandigheden kan B weliswaar een vordering tegen de curator van A instellen (op grond van wanprestatie), maar dit zal zeer waarschijnlijk slechts een zogenaamde ‘concurrente vordering’ op de boedel opleveren (HR 19 april 2014). De kans is groot dat B zijn schade derhalve nooit vergoed zal krijgen. Voor de goede orde: ook een escrowregeling zal de licentienemer niet altijd redden. Immers, escrow geeft in beginsel slechts recht op afgifte van de broncode in geval van faillissement, maar geeft geen gebruiksrecht ten aanzien van deze broncode.

De Hoge Raad lijkt de Nebula-leer vorige maand echter enigszins genuanceerd te hebben. In het Berzona-arrest (HR 11 juli 2014) oordeelde de Hoge Raad namelijk dat de curator slechts een “passieve” bevoegdheid heeft om te handelen en dus geen “actieve” bevoegdheid. Zo mag een curator wel nalaten iets te doen (bijvoorbeeld een betaling verrichten), maar mag de curator geen actieve handelingen verrichten: “Het uitspreken van het faillissement heeft echter niet tot gevolg dat de curator ook (‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.” Hoe dit arrest in het kader van IE-licenties uitgelegd moet worden, is de vraag. Net als het Nebula-arrest had het Berzona-arrest betrekking op een huurovereenkomst. Zoals bekend geldt in het huurrecht een aantal specifieke regels, waarvan ‘koop breekt geen huur’ (art. 7:226 BW) de meest bekende is. Hoewel discussie omtrent dit onderwerp bestaat, wordt in Nederland – anders dan in Duitsland – aangenomen dat de huurregels niet van toepassing zijn op IE-licenties. Om deze reden is het de vraag of het oordeel van de Hoge Raad één-op-één van toepassing is op IE-licenties. Als de Berzona-leer desondanks wordt toegepast op IE-licenties, lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de curator in geval van faillissement een licentie niet actief mag beëindigen. Wel mag de curator passieve verplichtingen van de failliet negeren. Zo kan de curator onderhoudsverplichtingen uit de licentie (of de Service Level Agreement, SLA) weigeren na te komen. Hoewel de Berzona-leer dus meer perspectief biedt voor de licentienemer dan de Nebula-leer, is het te vroeg om te juichen. Er blijven namelijk nog veel vragen onbeantwoord.

Om te voorkomen dat een faillissement van de licentiegever als zwaard van Damocles boven het hoofd van de licentienemer blijft hangen, is het raadzaam preventieve maatregelen te treffen. Ten eerste kan een aantal IE-licenties ingeschreven worden in een register. Zodra de licentie is ingeschreven, heeft de licentie zogenaamde ‘derdenwerking’, wat betekent dat derden de licentie moeten respecteren. Aangenomen wordt dat de curator ook als “derde” telt en de licentie derhalve – net als iedere andere partij – dient te respecteren. Onder andere een aantal merk- en modellenrechten (in de Benelux en Europese Gemeenschap) en Nederlandse octrooi- en kwekersrechten kan worden ingeschreven in een openbaar register. Verder kan gepoogd worden een zogenaamd ‘recht op vruchtgebruik’ op de software te vestigen. Zonder in te gaan op de juridische details, kan opgemerkt worden dat een recht op vruchtgebruik gezien wordt als een zogenaamd ‘beperkt recht’. Volgens de wet, en ook het Nebula- en Berzona-arrest, mag een curator een beperkt recht niet beëindigen. Of deze oplossing stand zal houden, is – om meerdere redenen – echter maar de vraag. Tenslotte is een aantal praktische oplossingen bedacht, zoals de oprichting van een soort ‘noodfonds’ waarin de verschillende licentienemers een bedrag storten, welke bij faillissement aangewend kan worden om de software ‘in de lucht te houden’. Helaas blijken ook deze oplossingen in de praktijk echter niet altijd volmaakt te zijn.

Kortom: de licentienemer blijft een zwakke positie hebben. Dit is zorgelijk, aangezien steeds meer ondernemingen sterk afhankelijk zijn van IE-licenties, zoals bijvoorbeeld softwarelicenties. Tijdens het congres van de ‘International Association for the Protection of Intellectual Property’ is dit ter sprake gekomen en is een aantal resoluties aangenomen ten einde de rechtspositie van de licentienemer te verbeteren.Totdat de (Europese) wetgever de rechtspositie van licentienemers versterkt, is voorzichtigheid echter het devies. Probeer afhankelijkheid van één leverancier c.q. licentiegever te voorkomen, registreer licenties waar mogelijk in een openbaar register en probeer een recht op vruchtgebruik te bedingen. En als het gaat om maatwerksoftware: probeer (gedeeltelijke) overdracht van de IE-rechten te bedingen. Hoewel dit geld zal kosten, zou het wel eens veel geld kunnen besparen in geval de licentiegever failliet gaat.

Heeft u vragen over IE-licenties en faillissement, neemt u dan contact op met Natascha van Duuren, Advocaat/Partner IE/ICT-recht