Advocaten en notariaat in Leiden en Den Haag
Menu
IT, IE & Privacy

Vordering tot overdracht van een domeinnaam – Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen

Teun Pouw

22 juli 2014 - 3 minuten leestijd

Een partij die van mening is dat inbreuk wordt gemaakt op zijn merk of handelsnaam door een bepaalde domeinnaam, kan uiteraard de gang naar de rechter maken. Er is echter ook een mogelijkheid een arbitrageprocedure te starten bij het WIPO
( “World Intellectual Property Organization”). Dit is een relatief laagdrempelige en goedkope procedure, welke volledig digitaal kan worden gevoerd en waarbij niet de gang naar de rechtbank behoeft te worden gemaakt.

De procedure voor .nl-domeinnamen is neergelegd in de zogenaamde “Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen” (hierna: “de Geschillenregeling”). De Geschillenregeling bevat een aantal voorwaarden om met succes overdracht van een domeinnaam te kunnen vorderen. Het moet gaan om:

a. een domeinnaam die identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

  • naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is; dan wel
  • een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijke verkeer deelneemt;

en
b. de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam; en
c. de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Legitiem belang domeinnaamhouder
Artikel 3.1 van de Geschillenregeling bepaalt dat de eiser moet aantonen dat de domeinnaamhouder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de volgende omstandigheden:

  1. voordat de domeinnaamhouder kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam (of een naam die overeenstemt met de domeinnaam) om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden of trof hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen;
  2. de domeinnaamhouder is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen bekend onder de domeinnaam;
  3. de domeinnaamhouder gebruikt de domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, zonder daarbij consumenten uit winstoogmerk op misleidende wijze aan te trekken of het merk of handelsnaam, persoonsnaam, naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting te beschadigen of anderszins aan te tasten.

Om van een legitiem belang te kunnen spreken, moet de verweerder in ieder geval voldoen aan de volgende criteria (ook wel “Oki Data-criteria” genoemd naar de gelijknamige uitspraak van het WIPO:

  • De verweerder moet daadwerkelijk de goederen (of diensten) die centraal staan op zijn website aanbieden;
  • De verweerder moet de website gebruiken om uitsluitend de betreffende merkenrechtelijk beschermde goederen (of diensten) te verkopen (het merk mag niet als lokkertje gebruikt worden voor de verkoop van goederen van een ander merk);
  • De website moet nauwkeurig onthullen wat de relatie is tussen de rechthebbende op de website en de merkhouder;
  • De verweerder mag geen monopolie verkrijgen door het registreren van meerdere domeinnamen, zodat de merkhouder zijn merk niet meer kan gebruiken in een domeinnaam.

Registratie te kwader trouw
Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan op basis van artikel 3.2 van de Geschillenregeling onder meer worden geleverd door de volgende omstandigheden:

  1. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan de eiser of een van diens concurrenten;
  2. de domeinnaam is geregistreerd om de eiser te beletten deze te gebruiken;
  3. de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om activiteiten van de eiser te verstoren;
  4. de domeinnaam is of wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met het merk, de handelsnaam, de persoonsnaam, de naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of de naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting. De hierboven genoemde verwarring betreft bijvoorbeeld de oorsprong, de sponsoring, het verband met of de goedkeuring van de website van de domeinnaamhouder of andere online locatie(s) of van producten of diensten op zijn website of een andere online locatie.

Indien de geschillenbeslechter oordeelt dat de domeinnaamhouder gewijzigd moet worden (zodat de eiser de domeinnaamhouder wordt), verloopt dit via SIDN (“Stichting Internet Domeinregistratie Nederland”). Dit is de instantie waar alle .nl-domeinnamen worden vastgelegd. SIDN zal na verloop van tien (10) kalenderdagen nadat de geschillenbeslechter SIDN van de uitspraak op de hoogte heeft gesteld de uitspraak uitvoeren, tenzij SIDN binnen die termijn van de verweerder bewijs heeft ontvangen (zoals een afschrift van een betekende dagvaarding) dat deze tegen de eiser voor een Nederlandse rechter een gerechtelijke procedure met betrekking tot het houderschap van de betreffende domeinnaam heeft ingeleid. De volledige Geschillenregeling vindt u hier. Uiteraard kunt u ook altijd geheel vrijblijvend contact opnemen om de (on)mogelijkheden te bespreken.

Teun Pouw, advocaat IE-/ICT-recht

Blijf op de hoogte

Ontvang de laatste updates en de beste tips in je inbox

Ook interessant?