Arrest Europese Hof van Justitie: Aanpak van grensoverschrijdende piraterij via internet (on)mogelijk?

Bij aankomst in Denemarken werd het pakketje onderworpen aan een controle door de douaneautoriteiten. Deze hebben de vrijgave van het horloge geschorst omdat zij vermoedden dat sprake was van een inbreuk op het originele horloge van het merk Rolex en van schending van de auteursrechten op het betrokken modelrecht. Op 18 maart 2010 werden Rolex en de heer Blomqvist hiervan in kennis gesteld.

Na te hebben vastgesteld dat het daadwerkelijk namaak betrof, heeft Rolex overeenkomstig de in de douaneverordening vastgestelde procedure gevraagd dat de schorsing van de vrijgave werd gehandhaafd. Tevens heeft zij de heer Blomqvist verzocht om in te stemmen met de vernietiging van het horloge door de douaneautoriteiten. De heer Blomqvist heeft zich tegen die vernietiging verzet, waarbij hij aanvoerde dat hij dit horloge legaal had gekocht. Rolex heeft vervolgens bij het Sø  og Handelsret (handelsrechtbank) een vordering ingesteld die ertoe strekt dat de heer Blomqvist wordt gelast, de schorsing van de vrijgave en de vernietiging van het horloge zonder compensatie te aanvaarden. Deze rechterlijke instantie wees de vordering van Rolex toe. De heer Blomqvist stelde hiertegen hoger beroep in bij het Højesteret.

De rechter in hoger beroep vraagt zich allereerst af, of in een situatie als de onderhavige daadwerkelijk inbreuk is gemaakt op een recht van intellectuele eigendom, een noodzakelijke voorwaarde voor toepassing van de Douaneverordening. In dit verband is namelijk vereist dat sprake is van een inbreuk op een in Denemarken beschermd auteursrecht of merkrecht en voorts dat de gestelde inbreuk in diezelfde lidstaat heeft plaatsgevonden. Aangezien vaststaat dat de heer Blomqvist zijn horloge voor persoonlijk gebruik heeft gekocht en dat hij geen inbreuk heeft gemaakt op de Deense auteurswet en merkenwet, rijst volgens de rechter vervolgens de vraag of de verkoper het auteurs  en merkenrecht in Denemarken heeft geschonden. Gelet op eerdere arresten van het Europese Hof van Justitie is het in dit verband de vraag of sprake is van “distributie onder het publiek” in de zin van de Richtlijn betreffende het auteursrecht en van “gebruik in het economische verkeer” in de zin van de Merkenrichtlijn en de Gemeenschapsmerkenverordening. De rechter stelt daarom zogenaamde “prejudiciële vragen” (vragen van uitleg) aan het Europese Hof van Justitie. In het licht van voornoemde punten vraagt “de verwijzende rechter” zich ook af, of vóór de verkoop voor dat goed een verkoopaanbieding moet zijn gedaan aan of reclame zijn gemaakt bij de consumenten van de betreffende lidstaat om te oordelen dat er sprake is van inbreuk door de verkoper.

Het Europese Hof van Justitie komt met een aantal heldere antwoorden. In overweging 30 en 35 concludeert het Hof:

30)    In het hoofdgeding wordt niet betwist dat Rolex in Denemarken houdster is van auteurs  en merkrechten waarop zij aanspraak maakt en dat het in geding zijnde horloge een namaakgoed en een door piraterij verkregen goed in de zin van artikel 2, lid 1, sub a en b, van de douaneverordening is. Evenmin wordt betwist dat Rolex inbreuk op haar rechten had kunnen aanvoeren indien dat goed te koop was aangeboden door een in deze lidstaat gevestigde handelaar, omdat bij een dergelijke verkoop, die voor handelsdoeleinden plaatsvindt, gebruik zou zijn gemaakt van haar rechten in het economische verkeer tijdens een distributie onder het publiek. Met het oog op de beantwoording van de gestelde vragen dient derhalve nog te worden nagegaan of een houder van intellectuele-eigendomsrechten, zoals Rolex, aanspraak kan maken op dezelfde bescherming van zijn rechten wanneer, zoals in het hoofdgeding, het betrokken goed werd verkocht via een verkoopsite op internet in een derde land op het grondgebied waarvan die bescherming niet geldt.
31)     Het is juist dat het niet volstaat dat een website vanaf het door die bescherming bestreken grondgebied toegankelijk is om te concluderen dat de daarop afgebeelde verkoopaanbiedingen bestemd zijn voor op dat grondgebied gevestigde consumenten (zie arrest L’Oréal e.a., reeds aangehaald, punt 64).
32)      Het Hof heeft evenwel reeds geoordeeld dat inbreuk op aldus beschermde rechten kan worden gemaakt wanneer met betrekking tot uit derde landen afkomstige goederen, zelfs vóór ze in het door die bescherming bestreken grondgebied binnenkomen, tot de consumenten op dat grondgebied gerichte commerciële handelingen worden gesteld zoals verkoop, verkoopaanbieding of reclame (zie in die zin arrest Philips, reeds aangehaald, punt 57 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
33)      Aldus kunnen uit een derde land afkomstige goederen die een imitatie zijn van een in de Europese Unie door een merkrecht beschermde waar of een kopie van een in de Unie door een auteursrecht, naburig recht, tekening of model beschermde waar, inbreuk op die rechten maken en bijgevolg als „namaakgoederen” of „door piraterij verkregen goederen” worden aangemerkt, wanneer is bewezen dat zij bestemd zijn om in de Unie te worden verhandeld, waarbij dit bewijs is geleverd met name wanneer blijkt dat deze goederen aan een klant in de Unie zijn verkocht of voor deze goederen een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij de consumenten van de Unie (zie in die zin arrest Philips, reeds aangehaald, punt 78).
34)      Vaststaat dat in het hoofdgeding het betrokken goed aan een klant in de Unie is verkocht. Een dergelijke situatie is derhalve in geen geval vergelijkbaar met die waarin goederen worden aangeboden op een „elektronische marktplaats”, en a fortiori evenmin met die van goederen die het douanegebied van de Unie zijn binnengebracht onder een schorsingsregeling. Bijgevolg kan de loutere omstandigheid dat deze verkoop heeft plaatsgevonden via een verkoopsite op internet in een derde land, niet tot gevolg hebben dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht op het verkochte goed de bescherming wordt ontzegd die voortvloeit uit de douaneverordening, zonder dat hoeft te worden nagegaan of vóór die verkoop voor een dergelijk goed tevens een verkoopaanbieding aan het publiek is gedaan of reclame is gemaakt bij de consumenten van de Unie.
35)      Gelet op het voorgaande dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat de douaneverordening aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht op een goed dat aan een in een lidstaat woonachtige persoon wordt verkocht via een verkoopsite op internet in een derde land, op het ogenblik waarop dit goed op het grondgebied van deze lidstaat binnenkomt de bescherming wordt geboden die door voornoemde verordening aan deze houder wordt gewaarborgd louter op grond van de verkrijging van dat goed. Daartoe is niet vereist dat vóór de verkoop voor het betrokken goed tevens een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat.

Een lange juridische weg diende te worden afgelegd, maar voor de heer Blomqvist zonder succes. Er is sprake van inbreuk (niet door de heer Blomqvist maar wel door de verkoper) en de heer Blomqvist ziet zijn horloge niet meer terug. IE-rechthebbenden staan dus niet (geheel) met lege handen bij verkoop via internet. Indien de heer Blomqvist  echt dol is op procederen kan hij een procedure op basis van wanprestatie overwegen in China jegens de verkoper, maar ik kan mij voorstellen dat dat zelfs voor de heer Blomqvist een brug te ver is… Hier vindt u het gehele arrest van het Europese Hof van Justitie

Heeft u vragen over piraterij via het internet,  neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.