Niet ieder gebruik van een merk levert inbreuk op – de zaak Industrie Winters/Red Bull

Industrie Winters is een Nederlandse onderneming die in opdracht van Smart Drinks (een vennootschap welke valt onder het recht van de Britse Maagdeneilanden) blikjes met frisdrank afvult.

Smart Drinks levert het extract voor in de blikjes aan alsmede de blikjes zelf. Een deel van de blikjes stemt echter overeen met het merk van Red Bull. Industrie Winters vult deze blikjes overeenkomstig de instructies van Smart Drinks en stelt ze vervolgens weer ter beschikking aan Smart Drinks. Smart Drinks exporteert deze blikjes vervolgens naar landen buiten de Benelux.

Aangezien Red Bull zich onder meer beriep op Benelux-merken, is de vraag gerezen of door Industrie Winters inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Red Bull in de Benelux. Hierbij staat dus centraal of het enkel afvullen (van inbreukmakende blikjes) valt aan te merken als “gebruik van een merk” in de zin van de Europese Richtlijn en daarmee van inbreuk.

Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een partij die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult (die weliswaar zijn voorzien van met bestaande merken overeenstemmende tekens), zelf geen “gebruik” van deze tekens maakt in de zin van de Europese Richtlijn. Een dergelijke partij voert immers slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het uiteindelijke product uit, zonder zelf enig belang te hebben bij het uiterlijk van de blikjes. Niet ieder feitelijk gebruik van een merk levert dus inbreuk op.

Teun Pouw, advocaat IE-recht