Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep nu echter dat er toch sprake is van inbreuk. Het Hof oordeelt allereerst dat er wel degelijk sprake is van gebruik door de HEMA van de krokodil als merk. Het Hof maakt hierbij geen verschil tussen alleen het gebruik van één krokodil op borsthoogte en het veelvuldig gebruik van dezelfde krokodil op één kledingstuk. Het Hof gaat met Lacoste mee dat beide gebruikswijzen gebruikelijke methoden zijn voor merkhouders om hun merk te tonen en dat er dus wel degelijk sprake is van gebruik als merk.
Vervolgens komt Het Hof toe aan de vraag of er daadwerkelijk sprake is van inbreuk en dient zij te beoordelen of er “gevaar voor verwarring” is ontstaan door de handelswijze van de HEMA. Het Hof oordeelt dat dit het geval is en stelt onder meer:
“Het gaat in beide gevallen om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de bek aan de rechterzijde, welke bek bovendien is geopend, waarbij de hoek van de opening ongeveer gelijk is en waarbij tanden zijn te zien. Voorts hebben de Uniemerk-krokodil en de Hema-krokodil beide witte min of meer driehoekige schubben. Daaraan kan niet (voldoende) afdoen dat de Hema-krokodil kinderlijker is en/of een kinderlijker uitstraling heeft, althans in 2D is getekend, althans rare voetjes, ronde ogen bovenop de kop en ronde tanden heeft, een minder spitse bek heeft en een staart in een andere houding heeft. Deze verschillen zijn veel minder bepalend voor het totaalbeeld van de krokodillen dan de punten van overeenstemming.”
Kortom: De HEMA vangt uiteindelijk toch bot. Zij kan nog doorprocederen (en bijvoorbeeld een bodemprocedure starten), maar aangezien de betreffende kledingstukken al niet meer worden verkocht is het de vraag of de HEMA dit nog wenst door te zetten. Mocht dit toch gebeuren, zal ik uiteraard mijn trilogie ook voltooien.
Teun Pouw
Advocaat IT-/IE-recht en BMM-merkengemachtigde