Het merkdepot te kwader trouw

Allereerst stelt het Hof terecht vast dat het Benelux systeem van merkenverkrijging berust op het beginsel dat het recht op een teken alleen wordt verkregen door inschrijving van dat teken (artikel 2.2. BVIE). Inherent aan dit systeem is dat geen rechten kunnen worden verkregen door louter gebruik van een teken. Alleen registratie geeft een (exclusief) recht op een teken. Deze hoofdregel van het Benelux-merkenrecht is vastgelegd in artikel 2.19 BVIE. Voor houders van zogenaamde ‘bekende merken’ kan dit overigens iets genuanceerder liggen.

Zonder merkinschrijving kan derhalve in beginsel geen enkele vordering worden ingesteld door de houder van een niet-geregistreerd ouder teken (merk). De registratie vormt de voorwaarde van elke actie tot bescherming van een merk. Op dit systeem is in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE een correctie opgenomen ter voorkoming van misbruik van het depotstelsel. Het Benelux Verdrag bepaalt namelijk dat geen registratie wordt verkregen indien een merkdepot te kwader trouw is verricht.

Of sprake is van een ‘depot te kwader trouw’ moet per situatie beoordeeld en bewezen worden. Het Benelux Verdrag noemt twee (niet-limitatieve) situaties waaraan gedacht kan worden: “1°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux -gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend; 2°. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux -gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied.”

Het Hof merkt vervolgens op dat in dit verband een onderscheid moet worden gemaakt tussen het inroepen van de nietigheid van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd en het optreden tegen het gebruik daarvan. Een nietigverklaring van een merk dat te kwader trouw is gedeponeerd kan in beginsel door iedere belanghebbende – dus ook de houder van een niet gedeponeerd teken – worden ingeroepen, terwijl een verbod op het gebruik van dit te kwader trouw gedeponeerde merk uitsluitend kan worden ingesteld door de houder van een ingeschreven merk.

Concluderend kan dan ook worden gesteld dat de oudere rechthebbende (met het niet geregistreerde merk) wél de nietigheid van de registratie door de nieuwere rechthebbende kan inroepen, maar verder in beginsel niet kan optreden tegen het (verdere) gebruik van het merk door deze zelfde partij. De les voor de ondernemer is helder: zorg dat een merknaam wordt geregistreerd, zodat effectief opgetreden kan worden tegen inbreuk.

Heeft u vragen over Merkregistratie, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.